특허 출원 이후의 내용 추가

저자: LexOrbis 의 Joginder Singh & Piyush Sharma
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일부 특허 출원자들은 빠른 유효 특허 출원일 확보를 위해 우선 가출원을 한 뒤 12개월 안에 정규출원으로 전환하는 전략을 채택합니다. 가출원을 통해 출원자는 발명에 대한 우선출원일을 확보할 수 있을 뿐만 아니라, 1년의 유예 기간 동안 발명에 대한 구체적인 개념화와 시행 가능성 확인을 할 수 있습니다.

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특허 명세서 준비에 12개월 이상의 시간이 필요한 경우에는 가출원 우선일을 뒤로 미룰 수도 있습니다. 1970년 제정된 특허법 제17조와 9조에 따르면, 특허 출원은 최초 출원일로부터 최대 6개월까지 우선일 연기 등록(post-dating)이 가능합니다. 한 번에 6개월 연기를 신청할 필요는 없으며, 도합 6개월이 넘지 않는 선에서 여러 차례 연기가 가능합니다.

우선일 연기 등록을 통해 정규출원 준비에 필요한 기간을 연장받게 되면, 정규출원에 대한 선행기술 인용의 기간 또한 연장됩니다. 따라서, 출원자는 우선일 연기에 각별한 주의를 기울여야하여, 연장되는 기간 동안의 선행기술 증거에 대한 사전 조사 후 우선일 연기 결정을 내리는 것을 권고합니다.

또한, 가출원 이후의 정규출원 또는 직접적인 일반 정규출원 이후 출원자가 내용을 추가하고자 하는 경우가 있습니다. 이때, 추가적인 정보가 미미하고 기존의 청구 범위에 포함되는 경우에는 자발적 보정 신청을 할 수 있습니다. 보정 신청을 하면 설명, 정정, 청구 범위 제한의 범주 내에서 어떠한 내용이든 추가할 수 있습니다.

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Piyush Sharma
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그러나 추가 내용이 상당한 경우에는 추가 특허 신청을 해야 합니다. 특허법 제54조는 기존 출원된 발명에 대한 변경 및 개선은 추가 특허 신청을 통해 가능하다고 규정하고 있습니다. 추가 특허의 유효기간은 이미 등록된 기존 특허에 귀속되며, 기존 특허 유효기간 내에 언제든지 추가 특허의 신청이 가능합니다. 또한, 추가 특허는 발명의 신규성만 검토되며, 기존 발명의 진보성을 검토하지는 않습니다. 추가 특허 신청 이전에 공개된 모든 문헌은 신규성 검토를 위해 인용될 수 있습니다.

그러나 추가 특허에 대한 진보성과 관련해서는 기존 특허 출원 이전에 공개된 문헌만 인용될 수 있습니다. 추가 특허의 또 다른 이점은 출원자가 별도의 갱신비를 낼 필요가 없다는 것입니다. 기존 발명이 추후 취소된 이후에도 출원자는 인도 특허청(IPO)에 신청하여 남은 유효기간 동안 추가 특허를 독립적 특허로 유지할 수도 있습니다. 다만 이 경우에는 특허 소멸까지의 갱신비가 청구됩니다.

또 다른 내용 추가 방법은 특허법 제9조 3항에 따라 출원일로부터 12개월 이내에 일반출원을 가출원으로 전환하는 것입니다. 특허청에서 전환을 허가하면, 출원자는 내용 추가를 반영한 뒤 다시 일반출원으로 전환할 수 있습니다. 정규출원은 변경일과 관계없이 가출원일로부터 12개월 안에 이루어져야 합니다. 이 경우에도 위와 마찬가지로 우선일의 연기가 가능합니다.

물론 정규출원 전에 특허 명세서를 완전하게 준비하는 것이 가장 이상적이겠지만, 오늘날의 빠른 혁신 환경에서는 정규출원을 위한 발명의 개념화를 위해 가출원일로부터 12개월 이상의 시간이 필요할 수 도 있습니다. 또한, 출원자가 정규출원을 한 발명에 대해 새로운 아이디어가 생각나는 경우도 많습니다. 이에 따라 인도의 특허법에서는 특허 출원에 필요한 비용과 시간을 고려하여, 출원자가 동일 특허 또는 추가 특허를 통해 누락된 내용을 통합할 수 있도록 합당하게 규정하고 있습니다.

Joginder Singh은 LexOrbis의 파트너이며, Piyush Sharma는 매니징 어소시에이트입니다.

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