특허 출원 심사 지연에 대한 보상

저자: LexOrbis의 Piyush Sharma & Joginder Singh
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지난 몇 년간 인도 특허청은 막대한 양의 적체된 특허 출원서 심사를 완료했습니다. 일반적으로 예비 심사(FER) 완료까지는 약 25개월이 걸리나, 인도 특허청은 이 기간을 12~18개월로 단축하고, 신속 출원 요청의 경우에는 6개월 안에 심사를 완료하고자 노력하고 있습니다.

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Piyush Sharma
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그러나 지나치게 오랫동안 특허 출원 심사가 지연된 경우도 허다합니다. 심지어 특허 출원으로부터 10년 뒤에야 예비심사 결과를 받은 사례도 다수 있어, 일부 출원인은 시장 상황이 변해 특허 출원을 아예 포기하기도 합니다. 첨단 기술도 몇 년 뒤면 구식이 되어버리는 오늘날의 경쟁 사회에서 출원 심사의 지연은 출원인의 이익에 큰 영향을 미칩니다. 더딘 심사 과정은 또한 개별 출원인에게 피해를 입힐 뿐만 아니라, 나아가 특허에 대한 사회적 인식에 영향을 줄 수 있습니다. 바로 이러한 이유로 인도에서는 특허 출원수가 늘지 않고 있습니다. PCT 국제 출원은 매년 50만 건이 넘는데, 인도 국내 단계의 PCT 출원 신청은 25,000건에 불과합니다. 즉 PCT 국제 출원인의 단 5%만 인도에서 국내 출원을 했으며, 나머지 95%는 인도에서 특허 보호를 받을 생각조차 안 하는 것입니다. 물론 이러한 상황에는 다양한 이유가 있겠지만, 인도 특허청은 특허 출원을 장려하기 위해 심사 기간을 단축해야 합니다.

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특허 심사는 외부 기관이 심사 과정에 개입할 때 더욱 지연됩니다. 예를 들어 국방이나 원자력과 같이 민감한 부문에 관한 특허 출원의 경우, 인도 특허청은 국방부의 승인을 받아야 합니다. 국방부는 출원서를 검토한 뒤 특허청에 결과를 송부하는데, 일반적으로 이러한 과정이 상당한 지연을 야기합니다. 나아가 특허청의 심사 기간 동안 출원인의 공개 행위가 금지되고, 이미 공개가 된 출원의 경우 특허청이 추가적인 공개 행위에 대해 직접적으로 금지 및 제한 명령을 내릴 수 있습니다. 즉, 심사 기간 동안 특허에 대한 공개가 허용되지 않기 때문에 출원인은 이후 특허 등록이 된 이후에도 이 기간의 지식재산권 침해에 대한 손해를 청구할 수 없습니다.

또한, 인도의 생물학적 자원에 관한 특허 출원 심사에서 특허청이 이의를 제기한 사례도 있습니다. 이러한 경우 출원인은 특허의 사용에 관해 인도 국가생물다양성총국(NBA)의 검토를 받아야 합니다. 이 과정은 많은 시간이 소요되어 특허 등록에 지연을 야기합니다. 상황이 이렇다 보니, 인도의 일부 외국계 바이오테크 기업들은 인도에서 특허 출원을 아예 하지 않는 경우도 있습니다.

인도에서의 특허 출원을 장려하기 위해 <특허법>은 국제 모범 사례를 참고하여 특허 등록의 지연에서 발생하는 피해를 보상하는 조항을 추가해야 할 것입니다. 예를 들어 미국 특허청의 특허 존속기간 조정 제도(PTA)나 특허 존속기간 연장제도(PTE)는 특허 등록에 지연이 발생한 경우 이 기간을 보상해주고 있습니다. 인도 특허법에서도 이러한 조항이 마련되어야 할 것입니다.

PTA 제도는 특허청의 심사 적체로 등록이 지연되는 경우, 지연 기간을 기존 특허 존속 기간인 20년에 추가하여 조정하는 제도입니다. PTA 제도는 출원인에 의한 불필요한 지연 또한 고려하여, 출원인과 공공의 이익 간의 균형을 맞출 수 있습니다.

위에서 언급한 바와 같이 외부 기관의 답변이 늦어 절차가 지연된 경우에는 PTE 제도가 적용될 수 있습니다. PTE 제도는 특허청이 아닌 기관의 행정 심사 기간에 의한 지연만큼 존속 기간을 연장합니다. 즉, 특허 등록까지의 지연과 관계없이 출원일로부터 총 20년의 특허 존속을 보장받을 수 있습니다.

인도의 지식재산권 생태계는 큰 변화를 목전에 두고 있습니다. 공공의 이익만큼이나 출원인의 이익 또한 중요하다는 인식에 따라, 출원인의 이익을 보장해야 할 것입니다. 인도 특허청은 현행 특허법에 특허 존속기간 조정 및 연장 제도와 같은 조항을 신설함으로써, 인도에서의 특허 출원을 장려 및 촉진할 수 있을 것입니다.

Piyush Sharma는 LexOrbis의 매니징 어소시에이트이며, Joginder Singh는 파트너 변호사입니다.

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