해외 특허 출원 명세서 작성에 관한 권고 사항

저자: LexOrbis의 Piyush Sharma & Joginder Singh
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인도의 ‘1970년 특허법’ 제39절은 국가 안보에 위협이 될 수 있는 발명이 국외로 유출되는 것을 방지하기 위해, 인도 특허청(IPO)의 허가 없이는 특허의 국외 출원이 불가능하다고 규정하고 있습니다.

FFL
Piyush Sharma
Managing Associate
LexOrbis

인도 거주자가 출원한 특허는 특허청으로부터 ‘해외 출원 라이선스(FFL)’를 발급받아야만 국외 출원이 가능합니다. 해외 출원 신청이 접수되면 특허청은 약 6주에 걸쳐 해당 발명의 기술적 특성에 대해 평가합니다. 발명이 국방 및 원자력 부문과 같이 민감한 기술과 관련이 있어 국외 공개 시 국가 이익에 부정적인 영향을 미칠 수 있다고 판단되는 경우, 특허청은 인도 국방부(MOD)에 이를 회부하여 검토 및 승인을 요청할 수 있습니다.

특허청의 2015~2018년 연간 보고서에 따르면, 해당 기간 동안 접수된 해외 출원 신청은 총 13,546건으로, 12,823건이 해외 출원 라이선스를 발부받았으며, 387건은 국방부에 회부되었습니다. 이 중 215건이 최종 승인을 받았고, 2건은 거부 판정, 170건은 현재 심사 중입니다.

n application by a resident inventor shall not be first filed outside India without obtaining a foreign filing licence (FFL) from the IP
Joginder Singh
파트너
LexOrbis

일반적으로 국방부의 승인을 받기까지는 오랜 시간이 걸립니다. 심사 기간 동안은 특허 출원의 공개가 불가능하며, 이미 공개된 특허의 경우 특허청에서 공개에 대한 금지 및 제한 명령을 내릴 수 있습니다. 출원인은 이후 특허 승인을 받더라도, 본 기간에 대한 손해배상을 청구할 수 없습니다.

따라서, 특허 출원 시 명세서를 철저하게 준비하는 것이 매우 중요합니다. 발명에 관한 상세 내용, 특히 이용 가능 분야를 의문의 여지 없이 명확하게 작성해야 합니다. 명세서에 특정 단어가 언급되면 국방부의 기술 조사를 받게 될 수 있습니다. 예를 들어, ‘드론’과 관계된 발명의 경우 해외 출원 전 국방부의 철저한 조사를 받게 됩니다. 인도에서는 드론 산업에 대해 아직 전면 규제가 실시되지 않았으며, 최근 민감한 부문의 관측에 드론이 사용된 사례가 발생한 것을 고려할 때 이는 타당한 조치입니다.

그러나 특허 명세서에 사용되는 단어를 부주의하게 선택하면 국방부의 불필요한 조사를 받게 되어 지연이 발생할 수 있습니다. 예를 들어, 2개의 기기 간 커뮤니케이션과 관련된 발명의 출원인이 명세서에 이용 가능 기기의 종류를 ‘휴대폰, 태블릿, 노트북, 드론’이라고 기재한 경우, 출원인은 커뮤니케이션 기기에 대한 단순한 예를 기재한 것이며, 발명은 드론과 직접적인 관련조차 없습니다. 그러나, 명세서에 ‘드론’이라는 단어가 등장했기 때문에 특허청은 해당 출원을 국방부로 송부해야 합니다. 이와 마찬가지로, 명세서에 무인항공기(UAV), 비행 조종, 항공기, 항공, 항공 전자 기기, 비행기, 헬리콥터, 글라이더, 육군, 해군, 공군, 군대, 탱크, 총기, 폭탄, 소총, 전투, 전쟁, 군함, 하푼, 레이더, 인공위성, 폭발물, 총격, 타깃, 어뢰, 수류탄 및 기타 무기류가 언급된 경우 특허청은 국방부의 승인을 받아야 합니다.

원자력 관련 해외 출원의 경우, 탈륨, 플라토늄, 우라늄, 토륨 등의 원소를 포함할 수 있습니다. 이러한 용어가 언급되면 특허청은 맥락을 조사한 뒤 국방부의 확인을 요청할 수 있습니다. 따라서, 해당 원소의 사용에 대한 맥락을 명확하게 설명하고, 신중한 용어 선택이 필요합니다.

특허청에 해외 출원을 신청할 때, 해당 발명이 민감한 기술 분야에 잠재적으로 사용될 수 있음을 결코 은닉해서는 안 됩니다. 그러나, 기술적 적용 가능 분야에 대해 단지 예를 들기 위한 목적으로 부주의하게 단어를 사용하는 경우가 흔하기 때문에 주의를 기울이는 것이 필요합니다. 또한, 불필요하게 발명의 청구 범위를 확장하기 위한 목적으로 실제로 실행 계획이 없거나 실행 불가능한 기술적 적용 분야를 언급하는 것은 지양해야 합니다.

국가 안보는 무엇보다 중요한 사안으로, 해외 출원인은 특허청에 발명의 모든 상세 내용을 빠짐없이 공개해야 할 의무가 있습니다. 그러나, 불필요하게 청구 범위를 확장하기 위한 의도로 실제로는 실행 불가능한 기술적 적용 분야를 굳이 언급하는 행위는 피해야 합니다. 이는 특허청과 국방부의 엄중한 조사 대상이 되며, 양 기관의 시간과 인력을 낭비하는 일입니다.

Piyush Sharma는 LexOrbis의 매니징 어소시에이트이며, Joginder Singh은 파트너입니다.

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