《商标法》新司法解释进一步遏制“恶意抢注”

作者: 韩羽枫、陆蕾,瑞栢律师事务所
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国商标制度采用绝大多数国家通行的“申请在先”原则,但中国大陆社会环境特点使该原则出现了异化,突出表现为“恶意抢注”。

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韩羽枫
瑞栢律师事务所高级律师

恶意抢注通常是指在权利人未提出商标注册申请前,抢先将他人已积累一定商誉或一定影响的在先商标、商号、作品形象及名称、名人姓名等申请注册为商标,再通过转让、许可、侵权诉讼或将被抢注商标用于自己的产品或服务,误导公众使其认为该产品或服务出自被抢注人或与之存在特定联系,以谋取不正当利益的行为。

多年来,恶意抢注给权利人造成困扰并扰乱正常的商标注册秩序。有鉴于此,有关部门不断探索遏制恶意抢注的有效措施,例如2013年《商标法》的修改。2017年1月1日最高人民法院发布的《关于审理商标授权确权行政案件若干问题的规定》(新司法解释)对《商标法》相关规定的具体适用提供了指引。

商标行政授权确权机关可直接处理将名人姓名抢注为商标的各类情形。

伴随粉丝经济巨大的效益,对名人姓名的抢注愈演愈烈。近期“乔丹”案以及笔者曾代理的知名钢琴家“李云迪”、歌唱家“莫华伦”等案均属于此类。商标局处理类似案件并不统一,有时以侵犯公共利益为由主动驳回,有时却以姓名权仅涉及特定主体的民事权利为由依赖自然人主张方予处理。

新司法解释将政治、经济、文化、宗教等领域公众人物姓名等申请注册为商标的情形列入绝对禁止商标注册范畴,赋予商标行政授权确权机关无需依赖权利人主张而主动采取驳回等措施的权利。当然对“漏网之鱼”权利人则仍可通过法律赋予的其它途径主张权利。

明确“商品化权”保护的考量因素。

IP衍生品的市场开发如火如荼,小说、电视剧、漫画、游戏名称、角色名称等通常所说的“商品化权”也成为热门抢注目标。近年来,行政和司法机关从不予保护,变为在“邦德007”“哈里波特”“功夫熊猫”等个案中探索对权利人以保护。

然而个案的处理不能普遍适用。新司法解释明确,对著作权保护期限内的作品,如果作品名称、作品中的角色名称等有较高知名度,将其作为商标使用在相关商品上容易导致相关公众误认为其经过权利人许可或者与权利人存在特定联系,当事人以此主张构成在先权益的,法院予以支持。该条不但对“作品名称”“角色名称”属于“民事权益”予以定性,更列明了保护“商品化权”应考量的因素,对保护的时间期限也做了在著作权保护期内的限定。为商品化权保护提供了明确的法律依据。

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陆蕾
瑞栢律师事务所高级律师

恶意注册,其后企图通过使用使其商标注册正当化的行为人需承担举证责任。

在2010年《最高人民法院关于审理商标授权确权行政案件若干问题的规定》中有“对于使用时间较长、已建立较高市场声誉和形成相关公众群体的诉争商标……充分尊重相关公众已在客观上将相关商业标志区别开来的市场实际,注重维护已经形成和稳定的市场秩序”的规定,此前有部分案件已参照上述原则处理,使外界出现抢注商标只要大量使用,最终可以合法化的印象。

但新司法解释删除了上述内容,并强调原违反诚实信用原则注册的商标,经过一定使用,诉争商标申请/注册人要主张其商标与引证商标不会产生混淆,可以共存的,申请人和注册人必须提供该“新的事实”作为证据,否则法院不能再依据自己的主观认识来确定混淆可能性。

现实中,恶意抢注人本以攀附被抢注人商誉为动机,让其出具不混淆的证据,实践中几无可能,而抢注人举证不能就要承担商标不予注册或者被宣告无效的法律后果。

与代理人或者代表人之间存在特定身份关系的申请人注册商标,推定其属于代理人代表人抢注的行为。

商标法规定,禁止代理人或者代表人抢注被代理人或者被代表人的商标,实践中代理人或者代表人为规避上述规定往往不以自己的名义抢注,而以其近亲属或以其担任法定代表人的企业等来抢注商标。

对此,新司法解释规定,商标申请人与代理人或者代表人之间存在亲属关系等特定身份关系的,可以推定其商标注册行为系与该代理人或者代表人恶意串通,法院审理此类案件时,被抢注商标不予注册并禁止使用。

作者:北京瑞栢律师事务所高级律师 韩羽枫、陆蕾

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