专利法中的保密审查制度

作者: 周亚荣, 中原信达
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界上大部分国家都设置有保密审查措施,对需要向外国申请专利的发明创造首先进行保密审查,以确定其是否涉及国家安全或者重大利益。

根据中国《专利法》第20条第1款的规定,只要一项发明或实用新型是在中国完成的,不管发明人是否是中国公民或者居民,都需要首先向中国国家知识产权局(SIPO)提出保密审查请求,并在获得向外国申请专利的许可之后才可以向外国申请专利。而外观设计由于不涉及技术的改进,专利法对此不作要求。

不获授权

专利法第20条还规定,申请人违反第1款规定向外国申请专利,又在中国就同一发明或实用新型申请专利的,该中国专利申请将不被授予专利权。

周亚荣 Zhou Yarong 中原信达 专利代理人 Patent Attorney China Sinda
周亚荣
Zhou Yarong
中原信达
专利代理人
Patent Attorney
China Sinda

那么,如何确定一项发明是否是在中国完成的呢?《专利法实施细则》第8条第1款规定,在中国完成的发明或者实用新型,是指技术方案的实质性内容在中国境内完成的发明或者实用新型。这里的“中国境内”仅仅是指中国大陆,并不包括香港、澳门或者台湾地区。这里的实质性内容是指发明人所创造出来的、最接近的现有技术中所没有披露或者教导的内容。

在实践中,即使创造性内容仅有一部分是在中国境内完成的——比如,在中国境内的发明人和在外国的发明人通过合作而完成某项发明,或者同一个发明人在形成发明期间曾经既在中国境内又在外国居住——为了避免在中国提交的专利申请无法获得授权,申请人都应该首先在中国提出保密审查请求并获得向外国申请专利的许可。

根据专利法实施细则第8条的规定,提出保密审查请求的方式有三种:

A)向SIPO提交专利申请的同时或者之后提出保密审查请求;B)向SIPO单独提交保密审查请求;C)向SIPO提交PCT国际申请(其被视为向SIPO提出了保密审查请求)。

虽然专利法实施细则第9条规定,对一项保密审查请求的审查最长可能延至从请求日起的6个月,但是在实践中,如果技术方案是明显不需要保密的,SIPO通常会在收到请求后的15至30天左右就发出许可通知书。对于某些可能涉及需要保密的技术方案,SIPO会告知还需要作出进一步的审查。

申请日

因此,如果申请人想要获得一个尽可能早的申请日,就应该采用选项A或者选项C。对于选项A,如果申请人没有在提交中国专利申请的同时提出保密审查请求,则最好在自申请日起的6个月内提出,以避免超出了一年的优先权期限还未获得向外国申请专利的许可的情况。

如果采用选项B,请求人所提交的技术方案的说明必须为中文,在委托代理机构的情况下还要在提交请求的同时提交委托书原件。如果请求人只有英文的技术方案,就必须要考虑将其翻译成中文以及送达委托书原件所需的时间。此时,为了获得一个尽可能早的申请日,可以采用选项C。因为SIPO作为受理局接受以英文提交的PCT国际申请,而在PCT国际申请中委托书是可以补交的。

采用选项B时,所提交的技术方案的说明必须与拟向外国申请专利的说明书记载的技术方案一致。如果向外国提交的申请的说明书中包含了未在提交给SIPO的保密审查请求中披露的内容,该未被披露的内容所涉及的技术方案将被视为未经SIPO进行保密审查而造成无法在中国获得专利权的严重后果。因此,请求人所提交的技术方案的说明最好就是将要向外国申请专利的完整的说明书。当然,该说明书中无需包括权利要求书或者摘要的内容。

保密内容

对于选项C,一般而言,收到SIPO发出的正式授予申请日和申请号的PCT/RO/105表格后,即视为已经获得了向外国申请专利的许可。但是,如果该表格中特别注明,该申请由于可能涉及保密内容而需要作进一步的保密审查,则申请人必须在收到进一步的告知已经通过了保密审查的通知之后,才可以向国外就该发明申请专利。

不管是选项A、B或者C,在提交了保密审查请求之后但尚未获得向外国申请专利的许可之前,申请人都不应该直接向外国申请专利。否则,即使后来获得了这样的许可,都有可能因为违反了专利法第20条第1款的规定而导致其在中国就同一发明申请的专利无法获得专利权。

周亚荣是中原信达的资深专利代理人

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