中美专利法对外国被告管辖权比较

作者: 蒋贤起,万瑞律师事务所
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国正在努力加强专利权保护的趋势越来越明显,这给在华商业主体提供了一种强有力的竞争工具。考虑到美国目前仍然是专利人优先考虑的一个司法管辖区,本文将比较中美两国专利法下,适用于外国被告的审判地和管辖权的有关制度。

在美国,联邦审判地成文法规定适用于被告。Leroy诉Great W United Corp一案判定,审判地成文法规定旨在“当原告选择对被告不公平或者不便利的审判地时,保护被告免于由此而给被告带来的风险”。

专利权人可以向被告居住地或被告实施侵权行为并有固定经营场所的司法分区提起诉讼。但涉及到外国被告时,审判地成文法规定将决定案件归哪个联邦法院审理。

蒋贤起
万瑞律师事务所
专利律师

美国最高法院在Brunette Machine Works诉Kockum Industries一案中判定,国会并没有将《美国法典》第二十八编第1391节c款第三项设计为“一项对审判地的限制,而是作为一项长期确立的规则之声明,即对外国人的诉讼完全不受所有联邦审判地法律(无论是一般法还是特别法)的限制”。

例如,第1391节c款第三项规定,外国被告“可在任何司法分区被起诉,在确定对其他被告提起诉讼的地点时,不考虑合并起诉该被告”。因此,如果没有第1400节b款的保护,外国被告就无法避免审判地不公平或不方便的风险。

为了裁决针对外国被告的诉讼请求,法院需要行使属人管辖权。正如在Synthes诉 G.M. Dos Reis Jr. Ind. Com de Equip. Medico一案中裁定的那样,如果外国被告的接触对象是“整个美国,而非地区法院所在的州”,那么联邦长臂管辖规则允许地区法院行使该权力。《联邦民事诉讼规则》第四规则k款第二项规定:对于根据联邦法律提出的诉讼请求,在下列情况下,送达传票或提交放弃送达书即可确立对被告的属人管辖权:(1)被告不受任何州的一般管辖权法院的管辖;以及(2) 行使管辖权符合美国宪法和法律。

因此,根据第四规则k款第二项,在确定是否存在特定管辖权时,联邦法院在M-I Drilling Fluids UK诉Dynamic Air一案中裁定,要“进行三步检验,即考虑:(1)被告是否有目的地针对法院所在地居民开展活动;(2)诉讼请求是否产生于或涉及被告在法院所在地开展的活动;以及(3)对属人管辖权的主张是否合理且公平”。

根据Burger King诉Rudzewicz一案,如果原告能证明前两步成立,那么外国被告必须“提出令人信服的理由,证明存在其他一些考虑因素会使管辖权不合理”。例如,联邦巡回法院认为,像上述Dynamic案中的情况一样,外国被告故意进口、运输被控产品、将被控产品带入美国,或在美国领土上安装被控的系统,并无视原告关于该系统侵犯M-I公司专利的通知,表明该外国被告 “故意将其活动指向美国”。接下来,被告必须提出一个 “令人信服的理由,证明存在一些其他考虑因素会使管辖权不合理”。

法院考虑的五个正当程序因素包括:(1)被告的负担;(2)法院所在地对裁决争议的利益;(3)原告获得方便有效救济的利益;(4)州际司法系统对取得最有效争议解决方案的利益;以及(5)各州在推进基本的实质性社会政策方面的共同利益。

联邦巡回法院认为,在下列情况下,一个美国法院对外国被告行使属人管辖权是合理的:(1)在美国法院获得方便、有效的救济,原告于此拥有至上利益;(2)执行联邦专利法对于美国有重大利益。

在中国,审判地和管辖权的规定对本国被告和外国被告一视同仁,而且对被告而言这些规定非常明确,可以预测。根据中国最高人民法院的司法解释,原告可以向中国最高人民法院授权的以下法院提起诉讼:(1)在北京、上海和广州专门设立的知识产权法院;(2)一些中级法院的专门的知识产权庭;或(3)位于省会城市的所有中级法院和其他一些中级法院。无论哪个法院行使一审管辖权,中国最高人民法院都是唯一的上诉法院。

以下情况中,原告有权向获得授权的法院、被告居住地法院或侵权行为发生地法院起诉:(1)如果原告只将制造者列为被告,制造者所在地的授权法院对侵权行为具有一审管辖权;(2)如果原告同时起诉制造者和第三方销售者,位于经销者所在地的授权法院具有一审管辖权;以及(3)如果原告起诉了制造者且销售者是制造者分支机构的,并且原告主张的侵权活动包括制造和销售,则位于经销者所在地的授权法院具有一审管辖权。

原告也可向中国国家知识产权局(CNIPA)的地方办事处控告侵权者。知识产权局地方办事处的管辖权和审判地遵循与法院类似的管辖规则。

作者:贤起是万瑞律师事务所专利律师瑞所是三友知识产权代理有限公司合作机构

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