在中国发展业务需要商标策略吗?

作者: 刘建强,金诚同达律师事务所
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者曾多次谈过商标策略的重要性。有权利人会问,我们目前的业务规模也不大,难道也像世界500强那样制定商标策略吗?的确,并非所有的权利人都需要一个商标策略。对于业务规模本身不大、将来也不想继续扩大发展的经营者,有没有商标策略对经营并不会有太大影响。但是,对于任何一个想要在中国发展业务、铸造品牌影响力、将来想要冲击行业领先地位的经营者而言,商标策略是不可或缺的。

有人难以理解商标策略的重要性,主要是两个方面原因:

1.对中国的商标注册体系及市场上的商标侵权状况不熟悉;

2.对商标被抢注或被侵权在将来可能造成的不利后果没有充分的预估。企业如果没有量身定做的商标策略,其品牌在中国的保护可能会遭遇诸多困难;在面对侵权或其他权利冲突时,难以有效应对。

刘建强 FRANK LIU 金诚同达律师事务所合伙人 Partner Jincheng Tongda & Neal
刘建强
FRANK LIU
金诚同达律师事务所合伙人
Partner
Jincheng Tongda & Neal

忽视关联商标类别的保护。《类似商品和服务区分表》中的商品/服务分类与现实中的商品/服务并非一一对应关系。有时一项商品或服务需要对应不同类别的注册。例如,手机App可能至少需要注册第9类(其中有:可下载的手机应用软件)和42类(其中有:计算机编程及相关服务);如果涉及其他服务和商品类别,其相应类别也需要注册。

随着经济社会的发展,新的商品和服务会不断出现。而《类似商和服务区分表》需要根据商品和服务的变化而做相应调整,因而滞后于实际的商品和服务类别。因此,权利人对已注册的商标也需要进行审查,看是否能够覆盖相关的新商品或服务,并据此决定是否需要补充新的商标注册。

此外,品牌发展到一定程度,就需要考虑防御性注册。不仅商标注册的种类需要进一步扩大至更多相关类别,以防止商标抢注人在相关类别抢注;而且还需要考虑注册与原有商标文字近似的文字,以防止被他人抢注最终造成消费者混淆。

忽视后续维护及监测。实践中存在权利人因商标注册到期未续展而导致商标失效的情况。商标权丧失后对于市场上的侵权行为将无能为力。更有甚者,若该商标被他人抢注,将来可能会被用来主张原权利人商标侵权。此外,如果仅考虑自己在核心类别的个别注册,而未关注他人近似商标的申请,也有可能导致近似商标被注册;毕竟商标近似的审查本身有一定主观性,若完全依赖商标局的审查,很有可能因错过他人申请近似商标的异议期而导致该近似商标被注册。一旦该近似商标获得注册,则对该商标的使用行为将无法直接主张民事侵权的行动,必须先通过商标行政程序解决。此外,权利人若仅仅关注商标而对相关企业名称未进行监测,则会出现商标被他人注册为企业名称的情况;若未及时采取行动而导致该企业名称注册使用时间较长,也会给将来维权带来很大困难。此外,还存在商标被他人抢注为域名等情况。

措施不力导致的后果。一些权利人因感觉商标侵权对其业务影响不大而听之任之,最后却可能造成非常严重的后果。在实践中,存在不少商标注册后权利人对市场侵权情况未及时制止,导致商标淡化为通用名称的案例。如早期的“U盘”、“尼龙”均为注册商标,从极具知名度最终淡化为人人皆可免费使用的通用名称。国内也出现过不少因商标淡化引起纠纷的情况。此外,缺乏总体策略的侵权打击往往仅局限于表面侵权现象,而未能触及侵权根源。有效的侵权打击除了对侵权产品/服务采取行动外,还必须针对侵权根源(如侵权实际控制人及其权利基础)采取行动;这样才能防止侵权人通过设立新的侵权主体或授权新的侵权代理继续侵权。

缺乏商标策略,也会造成面对众多网络及市场上的侵权线索不知所措的情况;或者因为不分轻重缓急采取行动导致最佳打击侵权的时机错失,或因为采取单一行动无法有效打击侵权以及为此支付高昂费用。此外,在过去十来年,侵权本身的情况也发生了很大变化。单一的造假和仿冒行为已经越来越少;通过侵权人控制的境外主体注册近似商标进而许可国内侵权主体制造、销售侵权产品的复杂侵权情况已经越来越普遍。如果没有合适的商标策略,已经很难应对目前日益增多的复杂侵权情况。

作者:金诚同达律师事务所合伙人刘建强

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