中国司法机关对商标法意义上“商标使用”的观点

0
1035

管对“中国制造”有不同评价,“贴牌生产+出口”的商业模式在中国迅速发展。OEM(original equipment manufacturer)也称为贴牌加工,指海外公司委托中国企业生产并贴上委托方的商标标识再出口该国销售的模式。由于一些商业优势,在华企业成为海外品牌热选的供应商,同时也催生一系列法律问题,包括备受关注的商标侵权纠纷。

薛敏 Nikita Xue
薛敏 Nikita Xue

十多年来中国已有不少这方面的司法案例,从判决结果来看司法机关并没有统一认定标准。事实上,现行《商标法》《商标法实施条例》及相关司法解释亦没有明确规定OEM使用的商标如与他人在国内注册商标相同或近似是否构成侵权,因此造成一些判决结果截然相反。审理焦点在于贴牌生产是否构成《商标法》上的商标使用,司法和行政机关在审理案件时的主要法律依据是《商标法》第七章第五十七条及第六章第四十八条,我们称之为商标法的“金标准”。

2001年耐克公司与嘉兴市某制衣厂的“NIKE”商标纠纷、诺基亚公司与无锡市某科技公司的“NOKIA EGYPT”商标纠纷,显示出广东和上海的法院对OEM侵权认定持有肯定的观点。法院认为商标权的地域特性使域外公司的商标不受中国法律保护,OEM行为属于商标使用。

当我们以为这是司法界审理OEM商标纠纷的“肯定”基调时,却被最高院近期提审的侵权案件否定了。香港莱斯公司在大陆注册引证商标(如图),但发现宁波浦江亚环公司生产的挂锁上使用与其相同的两个涉案商标(如图),因而将亚环诉之法院。亚环公司自2010年起受墨西哥储伯公司委托生产带有涉案商标的挂锁并出口至墨西哥。储伯公司在墨西哥注册了涉案商标。2011年莱斯公司以亚环公司侵犯其商标专用权为由诉至宁波中级人民法院。

Judicial authorities differ on Trademark Law interpretations

宁波中院认为亚环公司与储伯公司构成涉外定牌加工关系。根据《商标法实施条例》第三条和《商标法》第五十二条,亚环公司的行为构成商标法意义上的“使用”,其涉案商标二构成对引证商标的侵权,应停止侵权并赔偿莱斯公司人民币五万元,使用涉案商标一的行为不构成侵权。双方均上诉。浙江高院于2012年审判该案,撤消一审判决,认定亚环公司使用两个涉案商标均构成侵权,将赔偿额增至八万元。亚环公司决定向最高人民法院提出再审。

最高院于2015年11月26日作出终审判决,同时撤销一、二审判决并认定亚环公司使用PRETUL相关标识的行为不构成商标法意义上的使用,不构成商标侵权。

主审法官如此评价商标使用:“商标法保护商标的基本功能,是保护其识别性。判断在相同商品上使用相同的商标,或者判断在相同商品上使用近似的商标,或者判断在类似商品上使用相同或者近似的商标是否容易导致混淆,要以商标发挥或者可能发挥识别功能为前提。也就是说是否破坏商标的识别功能,是判断是否构成侵害商标权的基础。在商标并不能发挥识别作用,并非商标法意义上的商标使用的情况下,判断是否在相同商品上使用相同的商标,或者判断在相同商品上使用近似的商标,或者判断在类似商品上使用相同或者近似的商标是否容易导致混淆,都不具实际意义。”

可见,最高院对“商标法意义上的使用”持有与一审、二审法院截然相反的观点。

PRETUL案件对司法实践及行政保护有深远影响。首先,加大了海关执法难度。海关为保护权利人在海关总署备案的知识产权,会查扣可疑侵权物品。而按照最高院的观点,海关可能会遭受当事人的起诉,且胜诉难度大,这对海关执法积极性有消极影响。此外,跨国企业加大在华打击假冒行为的决心也会受到动摇。不过,这对未在中国注册商标或其品牌被抢注的公司来说却是好消息,他们可以减少对使用中国OEM供应商带来纠纷的顾虑。

中国不适用判例法,OEM之争不会就此终结。有趣的是PRETUL案件中的三级审判结果虽截然不同,但法院主要依据皆是《商标法》第五十二条。

作者:上海鸿方知识产权咨询事务所合伙人薛敏。她在权利获得、品牌保护和争议解决方面皆具有丰富的实践经验。您可以通过以下方式联系她:电话+86 21 6258 1929 ;电邮 [email protected]