中国最高法院拒绝商标延续性注册

在近期入选最高院公报案例的“蜘蛛王集团有限公司诉商标评审委员会和美国蜘蛛集团有限公司”商标异议复审行政纠纷案中，最高人民法院重申同一市场主体积累于在先商标之上的商誉可延续至其在后商标，但明确否认了除注册续展之外的商标的延续性注册。

蜘蛛王集团（中国蜘蛛王）是一家大型鞋类制造商，拥有三个注册在25类上的注册商标：引证商标1注册于1997年；引证商标2注册于2001年；引证商标3注册于2003年。但是，在中国蜘蛛王获准注册引证商标2前，美国蜘蛛王集团有限公司于1998年在第25类上注册了包含蜘蛛图形与汉字“中吉”及拼音“ZHONGJI”在内的组合商标（在先注册），指定使用在婴儿服装、鞋类、泳装等商品上。2004年10月15日，美国蜘蛛王集团有限公司申请将前述组合商标的蜘蛛图形部分（被异议商标）注册在第25类的商品上。该申请后被转让至美国蜘蛛集团有限公司（美国蜘蛛）名下。

2008年11月28日，中国蜘蛛王引证前述三枚注册商标，对申请商标提起异议，但被中国商标局驳回。

2011年1月30日，中国蜘蛛王向商标评审委员会（商评委）提起异议复审。美国蜘蛛答辩称，其注册在第25类上的组合商标虽与引证商标长期共存，但并无证据表明在市场上造成了混淆误认。

2012年9月10日，商评委裁定维持商标局的异议决定，认为被异议商标与引证商标不近似，并且美国蜘蛛的在先注册（与引证商标并存而不引起混淆误认的事实）证明了被异议商标可以获准注册。

中国蜘蛛王遂向北京市第一中级人民法院提起行政诉讼。法院认定被异议商标与引证商标2和3近似并据此于2015年12月30日撤销了商评委的裁定。

商评委及美国蜘蛛向北京市高级人民法院提起上诉，后于2016年12月28日被驳回。北京高院认为，被异议商标与引证商标构成近似商标，而且美国蜘蛛在先注册的组合商标与引证商标2、3共存不能成为被异议商标应否核准注册的理由。

美国蜘蛛向最高人民法院（最高院）申请再审，认为被异议商标是其在先注册的“延续性注册”。2017年12月22日，最高院维持了下级法院对于商标近似的认定，并以此为由驳回了再审申请。针对美国蜘蛛在再审程序中提出的“商标延续性注册”的主张，最高院在再审裁定中对“商誉的延续”和“商标的延续”进行了区分。

蜘蛛王集团	引证商标1 (1997)		引证商标 2 (2001)	引证商标 3 (2003)
美国蜘蛛集团		在先注册 (1998)			被异议商标 (2004)

最高院重申，“市场主体在经营过程中积累的商誉，可以一定方式在不同的商誉载体上转移或延续，商誉的载体包括市场主体的字号、商标、产品的包装装潢等可以区分商品或服务来源的标识。”

但在本案中，美国蜘蛛如需另行注册与原注册商标存在联系的新商标，根据《商标法》（2011年修订）第20、21和22条的规定，无论其原注册商标是否积累了一定的商誉，也无论新商标与原注册商标指定使用的商品类别具有何种联系以及所使用的标识具有何种联系，都应向商标行政主管部门提出新的注册申请，由商标行政主管部门进行审核。被异议商标并不因其与原注册商标之间的联系而必然获准注册。《商标法》第38条规定了注册商标的续展，除此以外，未规定其他形式的商标延续。

此前曾被中国商标界广泛讨论并引用的“商标延续性注册”的概念经此一案已成昨日黄花。最高院借本案表明其对于市场主体利用在先注册增加在后近似商标注册可能性这一扰乱商标注册秩序的做法将采取强硬态度。

尽管如此，最高院仍肯定了积累于在先商标之上的“商誉”可以有条件地延续。鉴于美国蜘蛛在再审程序中仅主张了“商标的延续”，因此最高院无需对“商誉的延续”的主张是否成立进行审查。

最高院曾在博内特里塞文奥勒有限公司诉商评委和佛山市名仕实业有限公司商标行政纠纷再审案中对商誉延续的条件作出明确：（1）在先注册商标已经积累了一定的商誉；（2）在后申请的被异议商标与在先商标相同或近似；（3）在后申请的被异议商标与在先注册的商标指定使用的商品相同或类似；以及（4）公众将申请人在后申请的商标与其在先商标联系在一起，并认为使用两商标的商品均来自该申请人或与其存在联系，而非将该在后申请注册的商标与其他商标所有人在先注册的商标联系在一起。具体到本案，二审法院实际上已在判决中明确本案并不符合商誉延续的要件。

作者：万慧达北翔知识产权集团高级合伙人苏和秦、律师吴聪美