中国的实用新型专利制度

作者: 高培培, 中原信达
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明、实用新型、外观设计是中国专利体系的三大组成部分。其中,实用新型专利的申请量逐年增加,2012年在中国的申请量达到740,291件,在世界同类的专利申请总量中,所占比例达到90%以上,占有绝对的统治地位。

随着实用新型申请量的大幅增长以及实用新型专利在市场经济活动中的活跃度的提高,中国的实用新型专利制度在国内乃至国际上都获得了越来越多的关注。在这一背景之下,笔者对这些特点做一些介绍。

高培培 Gao Peipei 中原信达 合伙人、专利代理人 Partner, Patent Attorney China Sinda
高培培
Gao Peipei
中原信达
合伙人、专利代理人
Partner, Patent Attorney
China Sinda

保护客体及期限

中国《专利法》规定,实用新型是指对产品的形状、构造或者其结合所提出的适于实用的新的技术方案。即实用新型专利只保护通过产业方法制造的有确定形状、构造的实体产品,对方法以及对于材料本身提出的改进并不保护。另外,固化于硬件中的计算机软件的改进在审查实务中通常被视为方法的改进来对待。

实务上,申请人应严格注意发明创造是否符合实用新型保护客体的要求,对于可能不适格的申请应持谨慎态度。因为此类问题一旦被审查员指出,一般修改和争辩的余地都很小。

实用新型专利权保护期限为10年,短于发明专利权20年的保护期限。

初步审查制度

实用新型无需经过实质审查,初步审查合格后即授予专利权。因此实用新型相比发明能够更快获得专利权。据统计,2012年在中国申请的实用新型的平均审批周期仅为5个月。不进行实质审查还能够为申请人节省实质审查费和审查中的代理费用。

另一方面,由于不对实用新型进行实质审查,如果申请人在申请前未充分了解现有技术状况,实用新型专利权的稳定性就可能比发明差一些。另外,随着实用新型申请量的不断提高,不进行实质审查还可能导致相当多的不具备实质授权条件的申请被授予实用新型专利权,其中有很多甚至是明显不具有新颖性的。

为了避免这一状况,中国专利局近期颁布了对于审查指南中的实用新型明显新颖性审查部分的修改(第67号局令),为审查员主动检索、审查实用新型是否明显不具有新颖性提供了确切依据。

虽然该修改自2013年10月15日开始施行,但是实际上从2012年年底以来中国专利局已经加强了对实用新型的明显新颖性的审查工作。据统计,2013年上半年中国专利局处理的实用新型申请中,曾发出的涉及明显新颖性的通知书所对应的申请比例约为5%。可以预计,伴随上述指南修改的出台,该比例还将进一步上升。

评价报告制度

实用新型专利权评价报告制度是在授权后程序中对初步审查制的补充和完善。具体而言,授予实用新型专利权的决定公告后,专利权人或者利害关系人可以请求中国专利局作出专利权评价报告。专利权评价报告不是行政决定,对于专利权本身不产生影响,可以为专利权人了解专利权的稳定性提供参考。

按照中国《专利法》的规定,专利侵权纠纷涉及实用新型专利的,人民法院可以要求专利权人或者利害关系人出具专利权评价报告作为审理专利侵权纠纷的证据。法院要求出具专利权评价报告的主要用途为,在被控侵权人对于专利权提出无效宣告请求时,为法院考虑是否中止诉讼提供参考。

需要注意,上述利害关系人主要是指在诉讼中具有原告资格的专利实施被许可人,而不包含诉讼中的被控侵权人。

另外,实用新型专利权评价报告仅能被请求出具一次。

实用新型与发明的同日申请

中国《专利法》规定,同样的发明创造只能授予一项专利权。但是,作为上述规定的一个特例,如果同一申请人同日对同样的发明创造既申请实用新型专利又申请发明专利,先获得的实用新型专利权尚未终止,且申请人声明放弃该实用新型专利权的,可以授予发明专利权(下称“同日申请”)。也就是说,该发明创造可先后被授予两次权利。

如果申请人既希望能够早日获得授权,又希望获得比较稳定的、保护期限较长的权利,可以利用“同日申请”这一例外条款。由于申请人在获得发明专利权的同时才放弃在先获得的实用新型专利权,即实用新型专利权和发明专利权能够实现无缝对接,因此活用该特例能够最大程度保障申请人的利益。

高培培是中原信达驻北京总部合伙人及专利代理人

(China Sinda)

培培是中原信达驻北京总部合伙人及专利代理人

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