对知识产权的争夺之战在中国正变得日益激烈,权利人必须熟谙攻防之道。李俊辰、焦亚惠报道

国市场充满机遇,但竞争也极其激烈。随着中国经济发展程度越来越高,品牌效应和技术创新成果在市场竞争中所发挥的作用也越来越大。这些无形资产如果不加以妥善保护,很可能会成为竞争对手的盘中餐,被其吞食殆尽。

锦天城律师事务所驻上海高级合伙人刘民选介绍说,有一家初创公司经过几年耕耘成为了行业里的佼佼者,但是当其想登陆天猫平台时,却发现天猫平台认证所要求的第35类商标早已被其直接竞争对手抢注了。虽然该公司后来初步夺回了该商标,“但是却又近乎绝望地发现,在几乎所有其他类别上,都已经有抢注者先其一步抢注了商标,使得其商业拓展变得举步维艰、遍地风险”,刘民选说。“如果该公司在创业初期便能更加重视知识产权保护,在更多类别上进行商标布局,恐怕就无需后来焦头烂额地……针对每个商标[类别]攻城略地了。”

因此,企业必须学会以法律为盾保护自己的知识产权,以法律为剑攻击侵权者。所幸的是,随着中国对保护企业创新成果和品牌建设的重视程度越来越高,企业所能使用的法律武器也变得越来越有力。

程芳 HELEN CHENG 中伦律师事务所 合伙人,上海 Partner Zhong Lun Law Firm Shanghai

中伦律师事务所驻上海权益合伙人程芳表示,2016年11月发布的《中共中央、国务院关于完善产权保护制度依法保护产权的意见》、《最高人民法院关于充分发挥审判职能作用切实加强产权司法保护的意见》、2017年4月最高人民法院发布的《中国知识产权司法保护纲要(2016-2020)》,均将推动和建立知识产权惩罚性赔偿制度作为重要内容提出。

“可见近年来我国一以贯之地致力于加大知识产权保护力度,加大对恶意侵权行为的惩罚力度,提高知识产权侵权成本,”她说。“这种趋势将更有利于企业通过司法途径主张侵权人的赔偿责任,也将在一定程度上加大对侵权人的威慑作用。”

全国人大常委会于2017年9月发布了《反不正当竞争法》修订草案第二次审议稿。安杰律师事务所驻北京合伙人韩进文表示:“根据修订草案,《反不正当竞争法》拟将不正当竞争行为的赔偿数额提升至人民币300万元,与现行《商标法》的法定赔偿标准一致,大幅度的提升了对权利人的保护。”

在2017年9月初举办的中国国际商标品牌节和中国专利年会上,严厉打击恶意侵权行为都是重要的论题之一。商标品牌节期间,商标局专门举办了主题为“商标实质审查程序遏制恶意注册及热点问题探讨”的实务论坛。专利年会上,国家知识产权局局长也特别指出将引入惩罚性赔偿措施,加大保护对专利的力度,提高侵权成本。

陈浩 CHEN HAO 德和衡律师事务所 高级合伙人,北京 Senior Partner DHH Law Firm Beijing

“这将对企业进行品牌建设、保护创新具有重要影响,”德和衡律师事务所驻北京高级合伙人陈浩说。“一方面,这对恶意侵权者具有一定的威慑作用,有利于净化知识产权环境,让企业敢于创新并降低企业维权成本。另一方面,在知识产权维权案件中,[维权企业可以]举证侵权人具有攀附知名商标、囤积商标的行为,大大提高了胜诉概率。”

此外,过去在知识产权维权中,赢了官司却输了市场的情况并不少见。德恒律师事务所驻北京合伙人赵烨认为,近期最为明显的司法动态就是法院对于赔偿额的提升。“虽然近10年最高院曾多次提出要加大赔偿额,但是[此前]并未有明显变化,”他说。“此轮变化肇始于知识产权法院的诞生,尤其是2016年之后,北京知识产权法院
大幅提升赔偿额,引领全国法院提升了赔偿数额。

“以专利诉讼为例,2014年北京知识产权法院的专利案件的平均赔偿额为35万元,2016年平均赔偿额为102.4万元,2017年上半年继续上升至110.3万元,上升了近3倍,”赵烨说。

安杰所的韩进文也表示:“在知识产权维权案件中,中国法院判决的侵权赔偿数额有了明显提升,判决数百万甚至千万赔偿额的案件屡见不鲜。”

例如,上海知产法院便刚刚在一起侵犯工业缝纫机发明专利案件的一审判决中,判决被告赔偿原告经济损失及合理费用人民币550万元。原告兄弟工业株式会社是一家具有一定国际知名度的工业缝纫设备制造企业,是该案中发明专利的专利权人。原告在2010年至2015年间在国内多个城市均发现被告生产、销售的侵权产品。

在该案中,“法院最终在考虑到被告侵权产品种类多、侵权范围广、侵权时间长、销售数量大、产品获利高等因素,依据最高人民法院《关于当前经济形势下知识产权审判服务大局若干问题的意见》中的精神,在法定最高限额以上确定了赔偿额,”来自锦天城的刘民选表示。“该案是上海地区迄今知识产权侵权案件中赔偿额最高的案件。该案判决充分显示了法院对权利人合法权利保护力度的提升,体现出法院不断加强知识产权司法保护的态度和决心。”

赵烨 ZHAO YE 德恒律师事务所 合伙人,北京 Partner DeHeng Law Offices Beijing

赵烨注意到,赔偿额的上升导致了一系列明显的变化:“第一,和解金额大幅上升。第二,案件数量激增,海淀法院以及北京知识产权法院[受理的]数量有近100%的增长。第三,审理期限延长。”

中国国际贸易促进委员会专利商标事务所驻北京专利代理人及电学处副处长魏小薇认为:“[赔偿额的显著提高]使得创新能给创新者带来更多收益,给善于创新的企业提供更顺畅的发展途径,而使侵权者付出更高的侵权成本,使得靠抄袭发展企业的道路愈发艰难。”

最新动态

海华永泰律师事务所驻上海高级合伙人张怡表示,2016年12月30日发布的《“十三五”国家知识产权保护和运用规划》是中国首次将知识产权列入国家重点专项规划。“国家的总体知识产权规划从制度顶层设计出发,对知识产权事业的发展给出了清晰的指引,”她说。“尤其是从完善知识产权法律制度、提升知识产权保护水平和提高知识产权质量效益等角度进行工作落实。”

专利保护方面,国家知识产权局通过《专利优先审查管理办法》,于2017年8月1日起正式施行。中伦所的程芳表示,与2012年施行的相应规定相比,新的管理办法“扩展了优先审查的适用范围,完善了适用条件,简化了办理手续并优化了处理程序”,程芳说。

徐申民 XU SHENMIN 华诚律师事务所 高级合伙人,上海 Senior Partner Watson & Band Shanghai

华诚律师事务所驻上海高级合伙人徐申民表示:“除了发明专利能够优先申请,新办法涵盖了实用新型与外观设计的申请、复审以及无效宣告,形成了系统完整的专利优先审查制度。”

程芳表示,创新型企业可以及时了解其拟申请专利是否属于专利申请优先审查的范围,尤其是是否属于‘涉及各省级和设区的市级人民政府重点鼓励的产业’或‘涉及互联网、大数据、云计算等领域且技术或者产品更新速度快’等《管理办法》中新增的情形。“企业对于满足优先审查要求的技术,可以根据自身需要,确定是否需要申请优先审查,”她说。

商标方面,2017年3月1日,最高人民法院出台了关于《审理商标授权确权行政案件若干问题的规定》。徐申民表示,《规定》主要对法院审理这类案件的规范和程序要求、商标评审委员会的评审行为、认定商标显著性的方法和考量因素做出了规定。

徐申民还注意到《规定》细化了与驰名商标保护相关的规定。根据新的规定,“未注册的驰名商标保护时需要考察‘容易导致混淆’的因素,包括商标标志的近似程度、商品的类似程度、请求保护商标的显著性和知名程度、相关公众的注意程度甚至是商标申请人的主观意图和实际混淆的证据,”他说。“这一规定将会影响企业未注册品牌能否被认定为驰名商标而得到应有的保护,企业对于品牌建设的决策也会随之发生变化。”

商业秘密方面,2017年10月1日生效的《民法总则》第123条将商业秘密作为一种知识产权纳入了保护范围,明确了商业秘密作为基本民事权利的法律地位。对商业秘密的保护一直是知识产权保护中的难点,取证难度大、举证要求高,而且一旦商业秘密泄露将造成难以挽回的损失,”金诚同达律师事务所驻上海合伙人刘建强表示。“中国从立法层面对商业秘密的保护不断加强,体现出立法机关对商业秘密保护的重视,将有助于企业进一步保护商业秘密。”

刘建强 FRANK LIU 金诚同达律师事务所 合伙人,上海 Partner Jincheng Tongda & Neal Shanghai

此外,2017年9月8日,包括国家知识产权局、公安部、商务部、工商总局、最高人民法院、最高人民检察院在内的12个部门联合印发了《外商投资企业知识产权保护行动方案》,决定于2017年9至12月,在全国范围内集中打击侵犯外商投资企业知识产权的行为。

“该方案是我国首次专门针对外商投资企业知识产权保护的行动方案。值得注意的是,该方案所涉工作覆盖非常广泛,不仅包括对商标、专利、著作权的保护,更包括打击商业秘密侵权、侵犯知识产权的进出口货物等,”刘建强说。

权鲜枝 Quan Xianzhi 隆安律师事务所 高级合伙人,北京 Senior Partner Longan Law Firm Beijing

隆安律师事务所驻北京高级合伙人权鲜枝留意到,最高人民法院非常重视知识产权指导案例制度的完善,其在2017年3月公布的一批指导案例均为知识产权类案例。“这样的结果一方面有利于知识产权的判决标准的统一,”她说。“另一方面提高了社会对知识产权的重视,有利于保护创新或者品牌建设。”

大数据时代

“随着‘互联网+’时代的到来,企业知识产权保护迎来了新阶段,”六和律师事务所驻杭州高级合伙人王红燕说。“作为企业来说,我觉得更应注重互联网领域知识产权的保护。”

国务院2015年底颁布了《国务院关于新形势下加快知识产权强国建设的若干意见》。2017年8月18日,杭州互联网法院挂牌成立,这些都可以视为行政部门、司法部门在技术革新的大背景下针对知识产权保护问题采取的应对举措。

王红燕 WANG HONGYAN 六和律师事务所 高级合伙人,杭州 Senior Partner L&H Law Firm Hangzhou

“《意见》明确指出要加强互联网、电子商务、大数据等领域的知识产权保护规则研究,制定众创、众包、众扶、众筹的知识产权保护政策,推动完善相关法律法规,以加强新业态、新领域创新成果的知识产权保护,”王红燕说。“而杭州互联网法院的成立,将网络著作权纠纷案件纳入受案范围之中,更是为企业知识产权维权工作提供了司法支持。”

来自华诚的徐申民认为,随着杭州互联网法院的设立,在‘互联网+’的大背景下,商标问题又出现了新的争议点。“如跨境电商中的平行进口问题、网店标识的性质等,这一系列问题都将伴随着‘互联网+’作为一种新型商业模式,与该商业模式下衍生出的资本评估、网店转让等新兴法律问题,成为今后知识产权规制的重要部分,”他说。

来自金诚同达的刘建强也表示,从“滴滴打车”因涉嫌商标侵权而改名,到“今日头条”因涉嫌商标侵权被索赔一亿元,再到摩拜单车陷入专利侵权纠纷,互联网行业的知识产权侵权案件可谓此起彼伏。“建议[互联网公司]对品牌或技术进行相关检索、评估侵权风险,在面临侵权主张时根据使用情况、权利基础采取恰当的应对策略,将能够有效降低侵权风险,”他说。

为适应互联网时代的新形势,2017年4月1日起生效的《专利审查指南》中也对专利申请的一些相关规定作出了调整。贸促会专利商标事务所的魏小薇表示,为了满足创新主体对与计算机技术(例如互联网技术)结合的新商业模式的专利保护需求,《专利审查指南》的此次修改明确了“涉及商业模式的权利要求,如果既包含商业规则和方法的内容,又包含技术特征,则不应当依据专利法第二十五条排除其获得专利权的可能性”。

“由此,审查指南修改意图澄清,只要包含技术特征,一项方案就不应仅因其涉及商业模式而被排除在专利保护客体之外,”魏小薇说。“因此,即使是涉及商业模式的创新,例如电子商务、共享商业模式等,只要该创新包含技术方面的改进,也可以得到专利保护。”

魏小薇 WEI XIAOWEI 贸促会专利商标事务所 电学处副处长,北京 Deputy Director, Electrical Patent Department CCPIT Patent and Trademark Law Office Beijin2

魏小薇建议,企业应根据《专利审查指南》的此次修改迅速转变思路,从专利保护的视角对自己企业独创的商业模式进行审视。“如果这种独创的商业模式利用了互联网之类的计算机技术,则企业可考虑对于该独创的商业模式提出专利申请,”她说。“在撰写涉及商业模式的专利申请时,应注意尽量体现该方案中涉及的技术手段及其技术效果。”

未雨绸缪

来自六和的王红燕表示,企业领导决策层“应对企业知识产权保护给予高度重视,在发展之初应根据企业的自身情况、未来发展计划与发展目标对企业知识产权战略进行全面布局,确定每个发展阶段知识产权管理的预期目标,为后期企业知识产权的发展、保护与管理确立明确的阶段性目标”。

来自中伦的程芳建议,企业对知识产权保护应当统筹规划、综合保护,妥善选择申请专利、注册商标的主体,关联方之间签订必要的许可协议。“对于同一创意,可能采用商标注册、著作权登记、外观设计专利申请等不同的方式进行综合保护,既应当妥善选择最为恰当的保护方式,又不应过于拘泥于单一的保护方式,”她说。

程芳也表示,企业应建立完善的保密制度,事先与相关员工约定保密义务、知识产权归属及竞业限制义务。“企业应从制度上尽量降低员工获取职责范围外的企业商业秘密的可能性,并通过与员工约定其保密义务进一步提醒和约束员工,尽可能避免员工对企业创新成果的泄露而导致企业遭受不必要的损失,”她说。

提前做好商标注册方面的准备也十分重要。“在品牌创立推广之前,一定要先注册商标,防止被他人抢注,”来自隆安的权鲜枝提醒道。“中国商标法规定商标采用先注册制,也就是说,谁先注册,谁就获得商标权,这是很多公司所忽略的。例如,目前共享单车领域两大巨头摩拜和小黄车的商标都存在被他人抢注的情况。”

李云成 Li Yuncheng 贸促会专利商标事务所 国内商标业务组负责人 北京 Group Leader, Domestic Trademark Department CCPIT Patent and Trademark Law Office Beijing

贸促会专利商标事务所驻北京商标律师及国内商标业务组负责人李云成表示:“商标法虽然也对未注册商标提供了一定的保护机制,但相较而言注册商标的保护力度要明显强于未注册商标。”从申请注册的角度来看,李云成认为主要需考虑以下问题:

“首先是拟申请商标的确定:商标法对于商标的组成有明确的规定,《商标审查与审理标准》对于商标不予注册的绝对理由和相对理由也有明确的指导规范,均可作为标识设计的参考依据,”他说。

“二是近似查询:在商标局的官方网站上可以进行商标近似查询,但查询会不可避免地存在半年左右的盲区,这是其中需要注意的风险点。三是申请主体的选择:在申请主体的选择上,需要注意避免与关联公司名下在先商标相同或近似而被驳回的情况,还需考虑未来商标的运营以及无形资产的价值归属问题。

“四是申请时间的规划:从商标保护的角度,“商标先行”无疑是首选的布局思路,但这种方式也有可能被竞争对手恶意利用,[对手可能]通过商标申请情况推测下一步商业计划,带来一定的商业风险。最后是申请国家或地区的布局,近年来,中国企业的商标在海外被抢注的现象也频频发生。”

来自德和衡的陈浩表示,在使用、申请商标或专利之前,应先进行全面检索,避免陷入侵害他人知识产权的纠纷中。“在申请商标时,申请人应采用多商标战略、主副商标战略,避免将鸡蛋放在同一个篮子里,”他说。“在使用商标过程中,企业应定期进行监测,及时发现侵权行为并采取有效打击措施;还应保存使用证据,以便在维权程序中提供证据。”

就专利保护而言,权鲜枝表示专利保护要求专利申请具有新颖性。“简单来说,就是专利申请之前,申请所要求保护的内容不能是他人能够通过公开途径得到的内容,比如通过购买等途径,”她说。“这也是很多企业,特别是中小型企业,容易忽视的,很多企业在产品销售之前并没有想到专利保护,只有当产品大卖的时候,才想起来通过专利来保护,这在专利法意义上,已经是公开内容了。”

可见,企业应该树立对专利成果的保护意识。中伦律师事务所驻上海合伙人马远超表示,企业应学会将法律概念与技术概念、经济概念相区分;对于拟申请专利的技术,企业要尽快评估能够获得专利权的可能性。“企业一方面要注意可以作为专利保护的客体范围,确定哪些成果可以被授予专利权,”他说。“另一方面,技术领域有时认为的‘改进’或‘进步’,并不一定符合专利法所称的‘改进’和‘进步’。”

因此,马远超表示,对于可以申请专利的成果,应尽早提出申请。“对于作为商业秘密保护的成果,要做好秘密保护工作,采取具体实际的防护措施、保密制度等对该成果进行保护,”他说。

此外,来自德恒的赵烨表示,“专利丛林”问题以及专利滥用问题也会日益凸显,可能会对经营造成风险。“中国的专利诉讼以给予禁令为常态,仅在极少的情况之下才不予颁发禁令救济,”他说。“而现有的产品中,尤其是半导体或者通信终端,其[涉及的]专利数量数以万计。在此情况下,个别专利的侵权即可能导致整体产品的禁止销售。在供应商的选择、合同的谈判中,需要充分注意专利风险。”

张怡 Zhang Yi 海华永泰律师事务所 高级合伙人,上海 Senior Partner Highways Law Firm Shanghai

来自海华永泰的张怡表示,在创新成果保护方面,企业首先应该纠正重量不重质的传统做法,要想享受科技创新带来的附加利润,首先要建立有质量的知识产权。“具体做法是结合自身的研发计划和产品开发进度进行技术挖掘和布局,通过有规划有步骤的专利申请,最终形成数量可观、层次分明、功效齐备、攻防兼具的专利组合,”她说。

张怡表示,对不适于专利保护的技术方案,应以商业秘密的形式进行专项保护。“需要特别指出的是近年来商业秘密案件呈快速增长态势,这也从侧面反映出企业对商业秘密认知和保护的严重不足,建立完善的商业秘密保护体系已是科技创新型企业必须重视和面对的问题,”她说。

权鲜枝提醒道,技术秘密保护要求所保护的首先是秘密。“也就是说,一旦公开,就不能通过技术秘密的方式来保护,所以就要求企业预先建立相应的保密制度,防止技术秘密公开。”

专利融资

天城律师事务所驻上海高级合伙人刘民选留意到,近年来在国家知识产权局的引导下,很多省市在积极探索适合当地中小微企业特点的专利权质押融资模式。“作为一种无形资产,知识产权的运用方式除了自行使用和对外授权以外,质押融资同样非常重要,”他说。

刘民选
刘民选

刘民选介绍说,为了推动专利权质押融资模式的发展,国家知识产权局在不断加强对相关政策的理论研究和实践总结,并加强了与人民银行、银监会等部门的沟通与协调。国家知识产权局统计数据显示,2017年上半年,全国新增专利权质押融资金额达到318亿元,同比增长92%;质押项目数1493项,同比增长41%。“专利权质押融资已经日益成为企业融资的重要模式,”刘民选说。

例如,上海宇昂水性新材料科技股份有限公司便在流动资金紧缺的关头,通过以自己的核心专利作为质押,在上海浦东新区知识产权金融卡项目下获得了200万元的授信。

红罐之争

最高人民法院于2017年8月对王老吉与加多宝之间的“红罐包装之争”作出了终审判决,判定王老吉和加多宝可共享“红罐”包装装潢的权益,从而为两家凉茶生产商长达五年的纠纷画上了终止符。

马远超
马远超

中伦律师事务所驻上海合伙人马远超表示,在通常的商标许可关系中,许可人是商标价值的输送方。但是该案的特殊之处在于,加多宝在许可协议有效期间,对王老吉红罐凉茶的包装装潢设计花费了心血,更在该凉茶的经营和推广上投入了大量资源,最终使其成为广受欢迎的凉茶产品。因此在商标许可关系终止时,被许可人创造的新增商标价值远远超出了起初的商标价值,成为商标价值的“反向输送方”。

马远超表示,该案的主要争议在于,若商标的许可人与被许可人对所制造的商品包装装潢权益归属没有约定,而该产品由于被许可人对包装设计和产品经营付出的努力而成为了知名商品,那么在许可协议终止后,该包装装潢的权益应附随该商标回归许可人,还是被许可人对其设计的包装装潢依然享有权利?

马远超表示,企业在建立品牌保护时要关注由商标衍生出的其他权益的保护,知名商品特有包装装潢就是一项重要的品牌衍生权益。“企业在进行商标许可时,要关注的不仅仅是商标使用和许可费的收取,更要关注由商标衍生出的其他权利的归属,例如为该商品所设计的包装装潢归何方所有、在许可终止后对方是否可以继续使用该包装装潢等,”他说。