中美商标共存制度的异同

作者: 赵明珠,三友知识产权代理有限公司
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合法性角度进行分类,商标共存可分为法定共存和约定共存。本文仅讨论商标授权程序中的约定共存。

就共存同意的效力而言,在中国,共存同意仅为判断商标是否构成混淆性近似的判断因素之一,不具有绝对效力。

美国《商标审查程序手册》714.05(d)规定:如果申请人为应对根据商标法第2(d)条作出的非最终驳回而提交同意协议,审查员认为同意协议不足以克服驳回,在注册申请符合应被最终驳回的条件下,应该发出最终驳回通知。据此,美国同样将共存同意作为商标是否应被驳回的判断因素之一,而非绝对采信。

立法情况

中国《商标法》和《商标法实施条例》对商标共存均无明确规定。北京市高级人民法院于2019年4月份发布了《商标授权确权行政案件审理指南》,其中第15节第10款至12款规定了共存协议的属性、形式要件和法律效果,该《指南》可作为参考文件。中国商标行政审查机关编制的《商标审查及审理标准》中没有针对商标共存的明确规定。

美国法典中同样没有商标共存协议的规定。《兰哈姆法》第2(d)条将“concurrent registration(同时使用)”作为克服驳回的因素之一,但美国《商标审查程序手册》第1207.01(d)(viii)条中明确说明“同意协议与‘同时使用’不同。‘同时使用’是指注册商标地域限制的一个说法”。

不过,美国《商标审查程序手册》 1207.01(d)(viii)含有针对商标共存同意的具体规定:“同意协议”通常是指一方(例如先前的注册者)同意另一方(例如申请注册相同或近似商标的申请人)注册某一商标的协议,或者一方当事人同意另一方当事人注册相同或近似商标的协议。

Claire Zhao Deputy Head, Trademark Agent/Attorney Sanyou Intellectual Property Agency
赵明珠
三友知识产权代理有限公司 商标部副部长、商标代理人/律师

协议提交时间

在中国,商标申请人可以在驳回通知发出后,在驳回复审阶段以及后续的行政诉讼阶段提交《商标共存同意函》或者《商标共存协议》。

在美国,商标申请人可以通过提交同意协议以克服根据《商标法》第2(d)条作出或即将作出的拒绝予以注册的决定。

也就是说,商标同意协议可以在驳回通知作出之前提交。

形式要求

在中国,双方签署的《商标共存协议》和引证商标权利人单方签署的《商标共存同意函》效力相当。实务中,由于《商标共存同意函》只需单方签署即可,操作起来更为便捷;且如提交共存协议,审查员需对协议条款进行有效性审查,商标主管机关的审查负担将加重,故提交文件以单方签署的《商标共存同意函》更为常见。

在美国,根据《商标审查程序手册》,以双方签署的商标共存协议为首选。然而,在某些情况下,同意文件可以只由引证商标注册人签署,但其说服力应更多地根据案件记录中的所有其他证据来确定。如In re Palm Beach Inc(225 USPQ 785, 787-88[TTAB 1985])案中,证据表明双方商标在共存的45年多时间内没有发生过实际混淆,审查员基于双方商品的不同性质,认为双方商标在未来也不可能产生混淆,考虑到多个因素,认可了仅由引证商标注册人签署的同意书。

内容要求

在中国,需列明同意注册的商标、类别和商品/服务、同意商标在中国注册等关键信息。如写清了同意注册的商标号、但涉案申请商标与该商标号不相符时,该《商标共存同意函》或者协议不会被接受。如:在19988119号“惠佳乐Huijiale及图”商标驳回复审行政纠纷案中,因申请商标号与共存同意函写明的同意注册商标号不同,共存同意函在二审程序中未被北京市高级人民法院认可。

在美国,需详述相关方认为不存在混淆的可能性的原因、并明确各方为避免混淆公众而采取的措施。在In re Bay State Brewing Co.(117 USPQ2d,1967)案中,申请人提交的《商标同意协议》被判定为不能排除混淆可能性,因为该协议“不包括适当设计以避免混淆”的内容,也没有“充分考虑消费者使用商标的合理情况”。

美国特殊的共存协议备案制度。中国没有商标共存协议备案制度。不过在美国,根据
《商标审查程序手册》第503.02条“Documents that the Office Will Record”之规定,当商标申请人向美国专利商标局提交商标共存协议以克服注册的引证障碍时,该协议文件成为申请记录的一部分,可以在美国专利商标局的官方网站(商标状态和文件检索[TSDR])上随时供公众查阅。当然,协议中涉及商业秘密的部分可以不包括在公开范围之内。

作者:三友知识产权代理有限公司商标部副部长、商标代理人/律师赵明珠

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