企业名称与商标权冲突

作者: 石亚凯,三友知识产权代理有限公司
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商标侵权及不正当竞争诉讼中,有一种典型的“傍名牌”现象,即侵权人将他人有一定知名度的注册商标登记为企业名称,并在对企业名称的实际使用中存在故意误导消费者或意在使消费者混淆的行为。

一般情况下,在后的企业名称对在先商标构成侵权包括两种情况:

  1. 突出使用企业名称中的字号侵犯他人注册商标专用权;
  2. 虽正常使用企业名称但仍然构成对在先商标权人的不正当竞争。本文以本代理公司作为原告参与的一起商标侵权及不正当竞争案为例,探讨第二种情况的司法实践。
石亚凯 SHI YAKAI 三友知识产权代理有限公司 律师 Attorney-at-law Sanyou Intellectual Property Agency
石亚凯
SHI YAKAI
三友知识产权代理有限公司
律师
Attorney-at-law
Sanyou Intellectual
Property Agency

本案原告北京三友知识产权代理有限公司,是中国专利局批准的首家民营专利代理机构。自1997年起,原告分别在第42、45类知识产权相关服务类别上获准注册了“三友”、“Sanyou”系列注册商标。自成立以来,原告在知识产权服务行业取得了突出业绩和行业领先地位,原告注册商标在知识产权服务市场上因而也获得了极高的知名度和商业信誉。

被告东莞市三友知识产权服务有限公司将“三友”作为企业名称登记成立于2013年,并在其网站上同时使用了“三友知识产权”、“Sanyou Intellectual Property”及带有“Sanyou”的图文等标识。2016年8月,北京三友对东莞三友提起了商标侵权及不正当竞争之诉。2016年12月,人民法院作出了一审判决(已生效),认定被告构成对原告的商标侵权及不正当竞争,判令被告立即停止在经营活动中使用与原告注册商标相同或近似的服务标识,并于判决生效之日起一个月内变更企业名称。

行为定性。针对被告将与他人注册商标相同或近似的文字登记为企业名称并使用的行为,法院认为,原告的“三友”、“Sanyou”系列商标注册时间均早于被告的企业名称注册时间,因此原告享有在先权利。虽然被告的企业名称属合法注册,但是,在对企业名称申请注册时,应当注意规避他人的在先权利,不得侵犯他人的注册商标专用权,因此,原告有权对使用与其注册商标相同文字作为企业名称的被告起诉,即使该企业名称经过工商部门核准登记也不例外。

由于原、被告处于相同行业,提供的服务类别相同,其所涉及的公众是相互关联的,因此,被告使用原告的注册商标作为企业字号的行为,实际上利用了原告基于该商标所产生的良好商誉,违背了诚实信用原则和公认的商业道德,已经构成不正当竞争。

法律适用。2013年中国《商标法》经过了第三次修改,新修改的《商标法》增加了第五十八条,即:“将他人注册商标、未注册的驰名商标作为企业名称中的字号使用,误导公众,构成不正当竞争行为的,依照《中华人民共和国反不正当竞争法》处理。”

此条新增的规定旨在规范本文讨论的此类不正当竞争现象。

本案中,法院适用《商标法》第五十八条及修订前的《反不正当竞争法》第二条规定认定被告行为构成了不正当竞争。但随着2017年新修订的《反不正当竞争法》于2018年1月1日起开始施行,对此类不正当竞争行为的法律适用应调整为《商标法》五十八条及修订后《反不正当竞争法》第六条第一项的规定。

考量要素。司法实践中,法院在认定本案涉及的此类行为是否构成不正当竞争行为时,主要会考虑如下要素:(1)企业名称中的字号与在先商标相同或者近似;(2)在先商标具有较高的市场知名度;(3)经营商品或服务构成类似;(4)相关公众的注意程度;(5)规范使用仍可能造成消费者对商品或服务来源的混淆;(6)其他因素,如主观恶意、历史渊源、市场格局、竞争秩序等。

判决的执行。如本案的判决,法院在认定被告行为构成不正当竞争的情况下,通常会判决要求被告停止使用企业名称并在限定期限内变更企业名称。在笔者以往代理的此类案件中,如果被告在判决生效后逾期未主动履行判决,案件进入执行程序后,就停止使用或变更企业名称的判决,往往会出现执行不畅的问题。

2017年新修订的《反不正当竞争法》第十八条的规定对这一问题在立法层面作出了进一步的细化,给企业名称登记管理机关在协助执行法院判决时提供了明确的法律依据及具体的操作方法。

作者:三友知识产权代理有限公司律师石亚凯

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