企业商号被抢注为商标怎么办?

作者: 胡晓霞、石亚凯,三友知识产权代理有限公司
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知名企业的商号抢注为商标,以获取不正当利益,是一种典型的商标抢注行为。《商标法》第32条规定:“申请注册商标不得侵犯他人的在先权利”。“在先权利”包括企业商号权。对于在后商标侵犯在先商号,在先商号权人可据其商号权,对该商标提起异议与无效。

对于此处的商号,应做宽泛的理解,《最高人民法院关于审理商标授权确权行政案件若干问题的规定》第21条规定:当事人主张的商号具有一定的市场知名度,他人未经许可申请注册与该商号相同或者近似的商标,容易导致相关公众对商品来源产生混淆,当事人以此主张构成在先权益的,人民法院予以支持。当事人以具有一定市场知名度并已与企业建立稳定对应关系的企业名称的简称为依据提出主张的,适用前款规定。

《商标审查和审理标准》中规定了在先商号权的适用要件:(1)在系争商标申请注册之前他人已在先登记或者使用其商号;(2)该商号在中国相关公众中具有一定的知名度;(3)系争商标的注册与使用容易导致相关公众产生混淆,致使在先商号权利人的利益可能受到损害。

我司代理的格莱特公司诉商评委关于第3734631号“GRANDOE”商标异议复审行政纠纷案件中,北京高级人民法院支持了格莱特公司在先商号权的主张。

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胡晓霞
三友知识产权代理有限公司
法律部律师/商标代理人

法院认为,格莱特公司自1959年使用商号“Grandoe”,并以此商号于1988年在福州市成立独资公司。其提交的使用证据可以认定在争议商标申请日前,格莱特持续使用“Grandoe”商号,并为一定地域的相关公众所知晓。

争议商标与“Grandoe”商号完全一致,格莱特公司的手套、帽子等与争议商标指定的服装等属于类似商品,相关公众易误认为争议商标与格莱特公司存在某种联系,对商品的来源产生混淆误认,进而损害格莱特公司的利益。同时法院考虑到争议商标申请人同格莱特公司的独资公司同处福建,且其通过网站出售诉争商标,并无使用目的,其恶意抢注明显,最后综合判定支持格莱特公司在先商号权主张。

由“Grandoe”案件来看,商号能否作为在先权利阻挡在后商标的注册,需满足以下条件:

(1)在系争商标申请注册之前已在先登记或者使用商号。首先,该商号必须登记或者使用在先。如果商号在后,尽管通过大量使用,知名度非常高,也不能阻止他人的注册与使用。其次,关于商号的使用,必须是商号权人主动或予以认可的使用,否则在主张商号权的时,难以获得支持。

石亚凯 三友知识产权代理有限公司 法律部合伙人/律师
石亚凯
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(2)该商号在中国相关公众中具有一定的知名度。实践中,需提供证据证明该商号在与诉争商标所指定使用的商品或服务相关联的领域具有一定知名度。“Grandoe”案件中,原告提交了合同、发票、宣传册等大量证据证明其在争议商标申请日之前广泛使用,并达到了一定知名度。关于外国企业的商号,在诉争商标申请日之前,如果在中国境内经过使用,有一定知名度,可以主张商号权。这在《北京市高级人民法院商标授权确权行政案件审理指南》(2019版)中也有明确的规定:外国公司的企业名称、字号或者其惯用音译等,在诉争商标申请日前已在中国境内进行商业使用、具有一定知名度且为相关公众所知晓的,当事人可以据此主张在先企业名称权。

(3)系争商标的注册与使用容易导致相关公众产生混淆,致使在先商号权利人的利益可能受到损害。这不仅要证明争议商标与商号的近似性,而且要证明争议商标所指定使用的商品或服务与商号权人所属行业相同或者有密切关系,容易使相关消费者在看到诉争商标时与他人在先商号产生联系。如未能证明,其商号权的主张将很难得到支持。在星巴克公司诉商评委关于第3785332号“STARBUCKS”(第3类化妆品)异议复审行政纠纷案中,最高院认为星巴克公司经营的咖啡、咖啡馆服务,与化妆品行业分属不同的行业,不会导致相关公众的混淆误认,因此星巴克公司的在先商号权主张,未得到支持。

实践中,法院一般也会结合个案,考虑诉争商标申请人的主观意图等,从而扩大对商号的保护,有效打击恶意抢注行为。当企业发现商号被抢注时,应及时启动维权,阻止商号被他人注册为商标。

作者:三友知识产权代理有限公司法律部

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