利用专利审查高速路加快SIPO审查

作者: 陆锦华,中原信达
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利审查高速路(PPH)是指,如果受理首次申请的专利局(OFF)认为申请的至少一项或多项权利要求可授权,只要相关后续申请满足一定条件,申请人即可以OFF的工作结果为基础,请求受理后续申请的专利局(OSF)加快审查。

陆锦华 Lu Jinhua 中原信达 合伙人、专利代理人 Partner, Patent Attorney China Sinda
陆锦华
Lu Jinhua
中原信达
合伙人、专利代理人
Partner, Patent Attorney
China Sinda

通常PPH有常规PPH和PCT-PPH两种模式。常规PPH是基于OFF的工作结果,例如审查意见通知书、授权决定等,向OSF提出PPH请求;PCT-PPH是基于PCT国际阶段的工作结果,即国际检索单位的书面意见(WO/ISA)、国际初步审查单位的书面意见(WO/IPEA)、或国际初步审查报告(IPER),向OSF提出PPH请求。

PPH是基于双边或多边协议而进行的。中国国家知识产权局(SIPO)与日本等十几个国家正在进行PPH试点。自2014年1月6日起,欧洲专利局(EPO)、日本特许厅(JPO)、韩国特许厅(KIPO)、中国国家知识产权局(SIPO)和美国专利商标局(USPTO)五局(IP5) 之间已经开始为期三年的PPH试点。

上述十几个国家中,在中国与日本、美国、韩国、俄罗斯、芬兰、奥地利、西班牙等国的试点项目下,既可以向中国申请常规PPH,也可以申请PCT-PPH;在与德国、丹麦、墨西哥、波兰、新加坡、加拿大、葡萄牙、英国等国的试点项目下,只能向中国申请常规PPH。在上述IP5局试点项目下,既可以向中国申请常规PPH,也可以申请PCT-PPH。

申请条件

根据“向SIPO提出PPH请求的流程”的规定,提出PPH请求的申请必须满足以下条件:

  1. 对应申请与SIPO申请之间的对应关系属于规定的情形。在中国与各国PPH试点项目下“向SIPO提出PPH请求的流程”中,列出了各种对应关系符合规定的情形;
  2. 对应申请中至少有一项或多项权利要求被认定为可授权/具有可专利性,即使该申请尚未得到专利授权;
  3. SIPO申请的所有权利要求,无论是原始提交的或者是修改后的, 必须与被认定为具有可专利性/可授权的一项或多项权利要求充分对应;
  4. SIPO申请必须已经公开;
  5. SIPO申请必须已经进入实质审查阶段。一个允许的例外情形是,申请人可以在提出实质审查请求的同时提出PPH请求。但是即使利用该特殊规定,也必须满足其他条件。例如,在提出实质审查请求时,如果该SIPO申请尚未公开,则仍不能提出PPH请求。
  6. 在提出 PPH 请求之前及之时,SIPO尚未对该申请进行审查,即尚未收到SIPO实质审查部门作出的任何审查意见通知书。

    根据“向SIPO提出PPH请求的流程”的规定,提出PPH请求时必须随“参与专利审查高速路项目请求表”提交以下文件:

    1. 就对应申请作出的所有审查意见通知书的副本及其中文或英文译文;
    2. 被认定为具有可专利性/ 可授权的权利要求的副本及其中文或英文译文;
    3. 审查员所引用的文件的副本,但不需要提交引用文件的任何译文。仅系参考文件而未构成驳回理由的引用文件不必提交。专利文献可以不提交,但若SIPO没有某些专利文献,则申请人必须应审查员要求提交这些专利文献。另外,非专利文献必须提交。但是注意,不必提交的文件也必须列入“请求表”中。
    4. 说明SIPO申请的所有权利要求是如何与对应申请中被认为具有可专利性/可授权的权利要求充分对应的“权利要求对应表”。以下三种情况可以被认定为充分对应:1)完全相同;2)修改了SIPO申请与对应申请的权利要求之间的引用关系;3)SIPO申请的权利要求是在对应申请的权利要求基础上增加了说明书中的一些技术特征。

审批决定

SIPO 在收到PPH请求及其附加文件后将会作出申请是否能被给予加快审查的决定。若SIPO决定批准请求,申请将获得PPH下加快审查的特殊状态。

若PPH请求未能完全符合上述要求,申请人将被告知结果以及请求中存在的缺陷。SIPO 将视情况给予申请人一次补正的机会,以克服请求中存在的某些缺陷。若请求未被批准,申请人可以再次提交PPH请求,但至多一次。

实践中,如果PPH请求中存在缺陷,审查员一般不会给予补正的机会,而是直接发出不予加快的审批决定通知书。关于缺陷,很少属于实质性缺陷,多数为形式缺陷,例如:通知书中文译名不符合审查员所认可的译名;权利要求虽然实质上是对应的,但没有用审查员所认可的表述;“请求表”漏列了审查意见通知书、引用文件;未附上审查意见通知书;等等。

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