企业在掌控知识产权员工的雇佣、管理及离职相关工作中应做好知识产权风险管控。

作者:杨迅

有价值的知识产权往往并不记录在那些纸质或其他媒介上,而是往往存在于人们的头脑中,并随着人员的流动而转移。这篇文章主要讨论在劳动关系中存在的知识产权风险,以及公司应如何管控此类风险。

当一家公司进行招聘时,除了需要考虑职位所要求的能力,经验以及雇佣的成本外,公司也应考量相关的知识产权风险,即:(1)雇佣是否有可能会引发任何的知识产权侵权;和/或(2)公司是否能取得新被雇佣者劳动成果的知识产权。基于以上的考量,公司就应在风险控制方面有所行动。

雇佣全职员工的知识产权风险

公司可能希望雇佣一个在同一领域,尤其有为其竞争对手工作经历的专家,因为这些工作经历能够证明该专家在相关领域的工作能力以及知识水平。然而,专家之前的工作经历也有可能引发知识产权侵权的风险。

contrib2在中国,很多从事技术研究工作的专家,不十分关注知识产权的权属问题。他们有时把为不同雇主工作的各个研究项目视为一个连续的过程,从而在他们为新雇主工作时,有意无意地利用属于以前雇主的知识产权。这就会导致新雇主侵犯前雇主所拥有的知识产权。因此,如果前雇主起诉新雇主,新雇主有可能被责令向前雇主支付赔偿金并且停止使用其技术成果。最为糟糕的情况是,新雇主有可能被限制使用基于该侵权技术而研发的科技成果。

公司需要核查以下事项进行风险评估:

  • 调查专家开发的技术成果是否已被转让给前雇主,以及在多大程度上转让给了前雇主;
  • 评估属于专家前雇主的技术成果在新工作中是否必须用到,或许用到,或者很有可能用到,以及在多大程度上会被用于新工作;以及
  • 如果前雇主所拥有的技术成果可能会被用于目前的工作中,那么是否有绕开前雇主知识产权的技术方案,或者有没有规避“侵权”技术成果的方法。

如果新雇主雇佣专家导致实质性侵权风险,那么公司应该考虑如下选择:

  • 如果雇佣专家的目的不是为了获得已知属于前雇主的技术成果,那么公司应该考虑要求专家在从事新工作中,不要使用或披露任何最终属于前雇主的技术成果,而是使用他/她在该领域的常识或者工作经验,同时帮助专家提高他/她的知识产权意识,并且以约定的方式确保专家不会和新同事谈论属于其前雇主的技术成果;
  • 如果使用前雇主的技术成果对于专家从事新工作不可避免或者非常重要的话,公司就应该考虑是否需要与其前雇主协商就使用该技术成果获得许可。该协商应该在使用技术成果之前,甚至早于正式聘用前进行,否则公司很有可能会丧失讨价还价的能力;或者
  • 如果前雇主的技术成果对于专家从事新的工作是不可或缺或者非常重要的,而获得前雇主对于技术成果的许可不太可能,那么公司需要评估被起诉的风险以及可能造成的后果,然后做出决定,选择承担风险还是放弃雇佣。

雇佣兼职员工的知识产权风险

现在越来越多的公司会聘请兼职的教授和研究员来为他们特定的项目工作。这类情况可能会触发额外的风险:

举例而言,如果一位大学教授在公司兼职雇佣他所做的项目中,取得了一定的技术成果,但是该技术发展成果也同时落入了大学派给教授的工作范围内。那么该新技术成果的知识产权归属于哪方,是新雇主还是大学,就具有争议了。

为了避免这样的问题,公司,教授以及大学(如果大学是接受财政拨款的,还应包括有关政府机关)应该对于教授和研究员就技术发展成果产权的归属或者分配问题签订协议。

使用第三方信息时的知识产权风险

知识产权风险管理并不是一劳永逸的,而应融入日常工作中。适时签订各种与知识产权相关的协议和制定管理规程是非常重要的,但是履行监管这些协议和实行此类规程显得更为重要。

艾萨克·牛顿曾说:“如果我比别人看得更远,那是因为我站在巨人的肩上。”现在,没有哪项技术成果是从头开始研究的。从技术角度来说,收集,分析和利用他人的技术信息往往是研发部门重要的组成部分。从法律的角度来说,这就需要制定和实施内部管理规程,以确保使用第三方信息不会造成侵权。

研究员不一定了解他们所使用的第三方信息的性质。如果这些研究员在没有得到授权的情况下,在研究开发项目中使用侵权信息,这些研究开发项目有可能被判定为侵权;更为糟糕的情况是,如果最终的成果因侵权信息而被“污染”,持有最终发展成果的公司,很有可能因没有取得授权而被禁止使用该成果。

为了控制该风险,就应制定管理规程,据此公司的研发部门应定期向知识产权部门汇报拟使用第三方信息的情况,并且知识产权部门应该指导研发部门以合法的手段来使用该信息。

通常,下列问题在评估使用第三方信息的风险时非常关键:

  • 信息获得的途径是否合法;
  • 信息是否因为进入公知领域而无法受到知识产权的保护;
  • 信息的保护途径(例如,是通过专利发明还是版权保护)以及保护的范围;和
  • 拟使用信息的范围。

根据第三方信息的性质以及拟使用信息的范围,可以按以下情况处理信息:

  • 如果相关的信息已经进入了公知领域,失去了知识产权的保护,研发部门可以没有限制地使用信息;
  • 如果相关的信息只是受到了版权保护,那么法律部门应该协助研发部门使用信息的思想而非表达(如果可能的话),并且有可能还需实行“净室”程序来确保思想和表达是分离的;
  • 如果相关的信息受到充分的保护,法律部门应该评估对计划的使用是否可以适用合理使用情况的例外;和
  • 如果使用第三方信息存在重大的风险,那么法律部门可以试图向信息的所有权人寻求使用许可;如果得不到许可,就应该要求研发部门不要使用该信息。

技术成果的保护

跟知识产权相关的协议,诸如保密协议,转让协议和竞业禁止协议,在技术成果的保护中起着很重要的作用。然而,公司不能仅仅依靠这些在纸面上的协议保护他们的知识产权。

在实务中,实行这些协议同防止侵权行为的管理措施与签署协议具有同等重要的地位。这是因为一旦有关技术成果的信息公之于众,法律的救济途径,比如损害赔偿金,甚至是禁令的救济力度往往都显得不充分。另外,有关技术成果的信息可能得不到像商业秘密那样充分的保护。如果在实践中,公司没有把技术成果的范围定义明确,或者没有采取适当的措施来保护技术信息,公司有可能无法获得临时禁令保护。

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杨迅目前是西盟斯律师事务所上海代表处顾问律师