商标布局中的雷你防住了吗?

作者: 刘建强、朱健男,天驰君泰律师事务所
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期的两则关于商标的新闻引起了大家关注。一是香港演员张家辉近期在45个类别全类申请了“渣渣辉”商标,而“渣渣辉”一词最早来自张家辉为某游戏代言时介绍自己名字发音的谐音。另一则是,北京光线影业有限公司(光线影业)在2019年8月提交了1800余件商标新申请,这批申请几乎都与光线影业近期发行的电影《哪吒之魔童降世》有关。这批商标不仅包含了各种“哪吒”相关商标,也包含了大量其他电影元素,例如哪吒的昵称“吒儿”,其他角色名称如“敖丙”、“申公豹”、“殷夫人”等等,以及大量图形商标。

考虑到国内权利人知识产权保护意识的总体情况,笔者不禁为这些国内申请人保护商标的决心感到惊叹。这些商标不太可能短期内在全部指定商品或服务上都实际使用,所以上面提到的大部分商标申请很可能是出于防御目的,即阻止其他人抢注或使用。特别是光线影业提交的商标申请,仅需要缴纳的申请费就达约50万元,这还不包含给商标代理机构的代理费。

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刘建强
天驰君泰律师事务所合伙人

尽管根据笔者经验,大多数企业目前并不一定适合这种申请方案,但这些企业因应“爆款”商品知名度短期内急速上升的情况,在前期就开始进行商标布局、尽量全面地注册防御商标的策略是笔者非常赞同的。毫无疑问,这体现出新形势下很多企业对知识产权前期布局的重视程度越来越高。

笔者近期接到了多件商标疑难案件的咨询。而这些案件之所以疑难,都有一个相同的原因:权利人长期以来忽视了商标保护,没有制定全面完整的综合策略,造成了商标保护的明显漏洞,进而导致部分重要商标被他人抢注或用做企业名称。在前述咨询的案件中,有人抢注了与权利人相同或近似的商标且注册并使用超过五年,也有人以抢注成功的商标作为字号注册了公司,多年以来持续与权利人从事竞争性业务,持续侵占权利人产品的市场份额。

针对已注册满五年的商标(特别是正在实际使用的商标),时机错过之后采取行动的难度很大;同时,抢注人的企业字号和抢注商标互为权利支持,也极大增加了针对企业字号采取行动的难度。这些侵权人通过持续且渐进的行动,逐渐给权利人造成了越来越大的障碍。抢注人不仅通过商品搭便车抢占权利人原有的市场份额,甚至由于其抢注的权利基础支持而在一些招投标活动中与客户直接正面竞争;大量的带有近似标识的产品也造成了市场上的产品混乱,严重影响了权利人的产品声誉和定价策略。

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朱健男
天驰君泰律师事务所律师

然而,这一切本可以非常低的成本避免。防止商标抢注最简单的办法,就是尽早注册自己的商标,不仅要在核心类别注册,也要在关联类别注册防御商标。如果商标布局不周延,一旦被抢注,毫无疑问将会面临被动的局面。此外,缺少商标的日常监控也是造成被动局面的原因之一。例如,商标被他人申请后没有及时发现,或早已发现但因感觉对自己业务影响不大而怠于采取措施,延误了最佳时机。

面对这种不利局面,正面打击侵权人往往难度很大,只有找到合适的突破口才有可能扳回被动局面。一般情况下可以针对侵权人做一个全面调查,了解侵权人是否还有其他的混淆行为,例如仿冒包装、装潢,虚假宣传与权利人的关联,超过抢注商标核定的商品范围使用商标等不正当竞争行为。一旦发现,即可从这些角度入手实施打击。

尽管这些行动不是直接针对权利人最关心的抢注商标或企业名称的行动,但可以从其他方面降低侵权商品在市场上造成的混淆。如果行动成功,可以作为侵权人具有恶意的有力证据,以支持将来进一步针对抢注商标或企业名称的打击。同时,这些行动也可作为筹码,通过谈判迫使侵权人停止使用抢注商标甚至放弃抢注商标(如转让给权利人)、更改企业名称。此外,维权行动也能向市场发出信号,表明权利人正在积极维护知识产权,敦促其他侵权人自动停止侵权。最终可以根据这些外围行动的进展,安排针对抢注商标和企业名称的行动。

在商标布局中的疏忽使得权利人丧失先机的情况下,寻找合适的应对方案就格外重要。针对这类复杂案件,传统、单一的直接对抗思路往往无法解决问题,只用采用更加有针对性的综合策略才有可能找到柳暗花明的解决途径。但毫无疑问,更具有前瞻性的是尽早完善商标布局,从源头防止类似情况的发生。

作者:天驰君泰律师事务所合伙人刘建强、律师朱健男

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