商标平行进口再度引发关注

作者: 韩羽枫,陆蕾,瑞栢律师事务所
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分品牌的商品在海外与国内市场存在巨大价格差、中国人消费能力提高以及对国内产品的信任危机共同催生了海外代购、海淘等跨境商品交易新模式的诞生和繁荣。

韩羽枫 HAN YUFENG 瑞栢律师事务所高级律师 Senior Attorney Rui Bai Law Firm
韩羽枫
HAN YUFENG
瑞栢律师事务所高级律师
Senior Attorney
Rui Bai Law Firm

交易模式从传统进出口、旅游代购、个人代购演化为专业跨境电商。2016年《关于促进汽车平行进口试点的若干意见》以及上海和天津自贸区相继出台的汽车平行进口试点管理暂行办法等与平行进口有关的政策,使“平行进口”这一与跨境交易密切相关的知识产权问题再度引发关注。

商标平行进口再引关注。中国大陆《专利法》允许“平行进口”已有法律明文规定。商标平行进口,又称“灰色市场”,一般指在国际贸易中进口商未经国内商标注册人的许可,从境外将经该商标权人或其被许可人合法授权的产品以合法渠道向国内进口,而该产品在国内享有商标权的情形。

目前,跨境电商大致采用平台模式或自营模式,其中平台模式只是给买家和卖家提供交易平台(如洋码头),平台行为是否构成平行进口尚存争议。

但采用自营模式的电商,通常未经品牌国内独家代理商的许可,自己从海外组织正品货源,利用保税仓等为客户提供销售、物流、售后等服务,属典型的平行进口行为。而这类的平行进口行为对国内独家代理商的市场份额、经济效益都产生了实质性的影响,“平行进口”虽为正品,却未得到国内商标注册人或者许可人的许可,其行为性质是否构成商标侵权仍有探讨价值。

陆蕾 LU LEI 瑞栢律师事务所高级律师 Senior Attorney Rui Bai Law Firm
陆蕾
LU LEI
瑞栢律师事务所高级律师
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Rui Bai Law Firm

是否侵权。对平行进口是否构成商标侵权,《商标法》并无明文规定。“商标权利用尽”是主张“平行进口”不构成侵权的主要抗辩理由。所谓“商标权利用尽”指“商标权”在商品首次合法售出时用尽,商标权人对商品的再转让或使用无权予以制止。《与贸易有关的知识产权协议》(TRIPS协议)对知识产权的“权利用尽”问题,给各成员国留下了自主空间。认可国际用尽,则平行进口不构成商标侵权;不认可国际用尽,则销售、进口平行进口商品的行为构成对本国商标权人或者被许可人的侵权。

商标平行进口侵权判断既是法律问题,又与一国贸易政策密切相关而带有鲜明的政策色彩。美国、日本、欧盟及中国对待商标平行进口以及国际权利用尽的态度和制度设计不尽相同。

从中国大陆当前形势看,专利法允许平行进口,与中国在先进技术以及使用先进技术的巨大需求不无关系;商标领域,电商平台空前活跃,跨境交易额不断攀升。以汽车产业为例,在原国内的代理模式下,车企和代理商具有一定垄断地位,同一品牌型号的汽车在境外和境内存在巨大价格差,平行进口汽车能使消费者以比国内汽车代理售价低得多的价格购买到正品汽车,虽会对本国代理商利益造成影响,但其积极意义显然大于消极意义,政策天平自然偏向汽车平行进口的合法化。

法院判例。以往中国法院处理的涉及平行进口的案件有“LUX”香皂案、“MICHELIN”牌轮胎案、“VICTORIA’S SECRET”商标案、大西洋C贸易咨询有限公司诉北京四海致祥公司商标侵权案、法国公鸡商标侵权案等。这些案件中,既有认定侵权的判例,也有承认权利国际用尽,不认定侵权
的判例。

但总体来说,近年来不认为平行进口构成商标侵权的情况属于主流。在特定情形下,例如当国内商标权利人与国外商标权利人并非同一人,平行进口的商品与进口国的商品存在实质性质量差异,可能造成消费者对产品的来源产生误认时,法院则可能认定商标侵权成立。

法律风险防范。商标平行进口对国内独家代理的利益冲击最大,与电商平台出现前不能同日而语。

因此,在签订代理协议时,国内代理商不但应就平行进口相关的损害补偿、救济措施等问题在条款中予以明确约定,在商标平行进口行为违反强行法或者提供商品与代理商商品存在其他差异性时,也可以通过诉讼方式维护自身权益。

另外,对国内代理商而言,努力争取获得本国商标权或通过本国产品独立的包装设计来体现本国产品与平行进口产品的差异性、区别性,使消费者对产品来源形成特定认知,也是对抗商标平行进口产品冲击的预防措施之一。

作者: 瑞栢律师事务所高级律师韩羽枫、陆蕾。瑞栢是一家独立的律所,亦为普华永道全球网络成员。

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