商标法第44条:旧规定,新适用

作者: 韩羽枫、陆蕾,润明律师事务所
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一主体同时抢注几十个、上百个商标的大规模恶意抢注情况在中国已非新闻。近日,因苹果公司的“IPHONE”、菲丝博克公司的“FACEBOOK”商标行政案件终审及“乔丹”商标行政案中国最高法院做出再审案裁定,大规模恶意抢注问题再次引起业界关注。

韩羽枫 润明律师事务所知识产权顾问
韩羽枫
润明律师事务所知识产权顾问

2013年修订的《商标法》(新《商标法》)纳入诚信原则,为有效遏制包括“大规模恶意抢注”在内的抢注行为提供了契机。在此背景下,旧法条的新适用也体现了遏制恶意抢注的导向。新《商标法》第44条规定“以欺骗手段或者其他不正当手段取得注册的,由商标局宣告该注册商标无效”。该规定本身与2001年《商标法》第41条并无任何差别,然而近期该条款的新适用在处理多起大规模恶意抢注案件中发挥了积极的作用。

以往的恶意抢注案件中,常用的法律依据包括《商标法》有关以下事项的条款:代理人、代表人抢注;不得损害他人在先权利;复制、摹仿、翻译他人驰名商标。《商标法》对制止“大规模恶意抢注”没有特别规定。然而在很多案件中,特别是在不相同不类似商品上大规模恶意抢注他人商标的案件中,相关权利人使用驰名商标等条款的难度很大。例如,“FACEBOOK”案以及“IPHONE”案中,当事人都引用驰名商标条款,由于不能满足证据要求等原因,其请求均没有得到商标评审委员会(商评委)和法院的支持。

然而对于涉及大规模抢注的案件,如不给予法律上的否定,就无法遏制抢注之风并引导商标注册行为回归“使用自身商誉”这一核心要义。不少判例中,商评委或者法院审理引用了《商标法》第10条中的规定作为法律依据,即“有害于社会主义道德风尚或者有其他不良影响的不得作为商标使用”。然而,从《商标法》的立法体系来看,第10条属于绝对禁止条款:如果依据此条,任何人包括被抢注人自己的商标也不应获准注册,很显然适用此条遏制“大规模恶意抢注”存在法理上的障碍。

陆蕾 润明律师事务所合伙人
陆蕾
润明律师事务所合伙人

2014年,最高法院发布了《关于审理商标授权确权行政案件若干问题的规定(征求意见稿)》,其中明确:“商标注册人明显缺乏真实使用意图,大量申请注册与他人有一定知名度的商标、有一定知名度的地名相同或者近似的商标,或者缺乏正当理由申请大量商标,商评委适用‘诚实信用原则’及‘不正当手段’的规定,不予注册或者宣告无效的,法院予以支持。”此条规定为适用新《商标法》第44条(对应旧法第41条)处理大规模恶意抢注行为提供了思路和依据。

尽管意见稿还没有生效,但其本身就是最高法院对司法实践的一种总结,法院及商评委在处理实际案件的过程中已经开始如此探索。“FACEBOOK”案终审判决中,法院查明被异议商标注册人除了注册过三件“facebook”商标外,还注册过“黑人”等具有一定知名度的商标,由此认为该个人的注册行为具有明显的复制、抄袭他人高知名度商标的意图,随即引用“以欺骗手段或者其他不正当手段取得注册”条款最终使商评委做出系争商标不予核准的裁定。判决中法院阐明:“商标本身的价值应当是区分商品及服务来源的标志,商标的注册应当是以具有使用的意图为前提,从而才能发挥商标的本身价值。”

近期“乔丹”案中,北京市高级人民法院在终审判决中指出“以欺骗手段或者不正当手段取得注册”,主要是指注册手段而不是注册目的不正当性;在审理涉及撤销注册商标的行政案件时,审查判断诉争商标是否属于以不正当手段取得注册,要考虑其是否属于欺骗手段以外的扰乱商标注册秩序、损害公共利益、不正当占用公共资源或者以其他方式谋取不正当利益的手段;对于只是损害特定民事权益的情形,则要适用《商标法》的其他条款进行审查。由此,法院最终没有认定诉争商标是以欺骗手段或者其他不正当手段取得注册。该争议目前已被最高法院裁定驳回迈克尔乔丹的再审申请,裁决中最高法院“以欺骗手段或者不正当手段取得注册”的解释对处理大规模恶意抢注案件以及恶意的认定标准也具有较高指导意义。

作者:润明律师事务所知识产权顾问韩羽枫;润明合伙人陆蕾

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