商标延续性注册及管理

作者: 鲁灿,大成律师事务所
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某曾申请“三品王”商标(在先商标),注册类别为43类,于2003年核准注册,核定服务包括“餐厅”等,该商标于2011年转让至广西三品王餐饮管理有限公司,但该商标有效期满后未续展被注销。

三品王公司于2011年在第43类上再次申请“三品王”商标(诉争商标),指定服务内容包括“餐厅”等。商标局以诉争商标与他人已注册的“三品”、“三品农庄”、“三品楼”(引证商标)构成近似为由,驳回诉争商标的注册申请。

Lu Can Associate Dentons
鲁灿
大成律师事务所律师

本案经历了商评委复审、一审、二审程序。最终,北京市高级人民法院认为:诉争商标与在先商标标志完全一致,与引证商标相比,尽管包含“三品”字样,但在含义、读音上尚有一定区分,整体组合具有一定区别。在先商标经过使用和宣传,已于2010年被认定为广西著名商标,在相关公众中具有较高的知名度。诉争商标指定使用在“餐厅”等服务上与三品王公司形成了一一对应关系,能够与引证商标相区分,不致引起相关公众对服务来源产生混淆误认。因此撤销了商评委驳回争议商标的复审决定。

在另一起案件中,拉科斯特股份有限公司(LACOSTE)于1979年申请了“鳄鱼图形(头朝右)”的商标在先商标,图一,注册类别为第25类,于1980年核准注册,核定商品包括“衣服”。

卡帝乐鳄鱼私人有限公司于1993年申请了“CARTELO及鳄鱼图形(头朝左)”的商标(引证商标,图二),注册类别为第25类,于2009年核准注册,核定商品包括“服装”等。

拉科斯特公司于1994年就“鳄鱼图形(头朝左)”商标(诉争商标,图三)申请了国际注册,基础注册国为法兰西共和国,后向商标局提出领土延伸保护申请,核定使用于第25类服装等商品上,国际注册日期为1995年。

卡帝乐公司于2012年向商评委申请撤销诉争商标,其中一个理由为诉争商标系对引证商标的恶意模仿,诉争商标与引证商标构成近似。商评委认定两商标不构成近似,裁定诉争商标予以维持。

本案经过一审、二审及最高人民法院提审程序。最高院终审判决认为:诉争商标与引证商标二者图形部分近似,但主要识别部分及各要素组合后的整体结构并不相同或者近似。以相关公众的一般注意力在隔离状态下观察,二者不会产生混淆和误认。因此,诉争商标与引证商标不构成近似商标。

针对拉科斯特“诉争商标系在先商标延续性注册”的主张,最高人民法院未正面回应,但认为诉争商标是对在先商标的基本水平镜像反转,且在先商标知名度较高,似乎间接认可了拉科斯特公司商标延续性注册的主张。

根据目前已有的司法实践来看,“商标延续性注册”只是例外,而且条件非常严格,权利人需十分谨慎。上述案例即是典型,对于权利人的商标延续性注册和管理有如下启示:

首先,在后商标与在先商标需要几乎完全相同。对于权利人来说,在先商标注册后,其他主体会有意或无意注册与在先商标近似的商标,尤其是在先商标具有一定知名度的情况下,其他主体有意傍名牌注册商标的情况更甚。因此,对那些希望在换标之后延续在先商标之商誉的主体来说,申请商标延续性注册将是一个巨大的挑战。

一旦在后商标与在先商标不完全相同,而在后商标申请前又有其他主体就类似商标获得注册(引证商标),在后商标到底与引证商标更相似还是与在先商标更相似将会是一个“仁者见仁智者见智”的问题。前述两案表明,在后商标是否能够核准注册将具有极大的不确定性。

如果在后商标尚未获得授权的情况下,权利人不再使用在先商标或放弃续展(即三品王案),则权利人在先商标可能会因连续三年不使用而被撤销或期满未续展而被注销,而在后商标也不能获得核准注册。

因此,对于自己的核心商标,权利人申请在后商标时应尽可能保持与在先商标几乎完全相同,并应及时对核心的在先商标进行密切监控,及时对其他主体申请的近似商标提起异议,尽可能阻止其获得核准注册。

其次,在先商标需要具有一定的知名度。权利人在日常业务中,需要注意收集对商标进行使用、广告宣传、获奖等方面的证据材料,以备不时之需。

作者:大成律师事务所律师鲁灿

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