侵权人抢注商标的综合维权方案

作者: 刘建强、朱健男,天驰君泰律师事务所
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笔者处理商标侵权案件中,经常遇到侵权人恶意抢注商标,并实际使用在相关商品上的情况。这类侵权行为的侵权性质十分恶劣:通常侵权人对仿冒权利人的品牌和商品都有事先规划,最终目的是让消费者对商品来源产生混淆,达到搭他人品牌知名度的便车,谋取非法利益的目的。这类侵权人往往长期从事仿冒活动,并在遭遇打击后会不断调整侵权方式,使得侵权行为更加隐蔽,追责难度更大。在此情况下,需要对侵权行为进行全面分析,采取恰当的策略;只有这样,才能突破其设置的维权障碍,实现维权效益最大化。

Frank Liu Partner Tiantai Law Firm
刘建强
天驰君泰律师事务所合伙人

根据我们的经验,前述侵权的典型模式是:侵权人在与权利人商品或服务密切相关的其他商品或服务类别抢注商标,即挑选指定商品或服务打个“擦边球”,并在获得注册后在相同或类似商品/服务上实际使用该抢注商标。在这种情况下,维权的难点在于判断侵权商品是抢注商标指定的商品类别,还是权利人商标指定的商品类别。在笔者曾经处理的一个案件中,权利人在委托我们之前曾多年针对侵权行为进行行政程序打击,但由于存在上述认定侵权的难点,利用行政程序打击收效甚微。

我们接手该案后调整了行动策略,针对抢注商标提起了无效宣告申请,同时提起了民事诉讼主张侵权人的商标并未使用在抢注商标的指定商品上。最终,通过不同行动直接相互协调和支持,取得了良好的维权效果。

在侵权人已经成功抢注商标的情况下,很难直接针对其合规使用抢注商标的行为采取维权行动。《最高人民法院关于审理注册商标、企业名称与在先权利冲突的民事纠纷案件若干问题的规定》第一条第二款规定:原告以他人使用在核定商品上的注册商标与其在先的注册商标相同或者近似为由提起诉讼的,人民法院应当根据民事诉讼法第111条第(三)项的规定,告知原告向有关行政主管机关申请解决。

根据这一条款可以看出,若侵权人抢注了商标且把该商标使用在指定商品上,则在针对该商标的行政程序完成前,无法对商标使用行为提起侵权诉讼;必须先解决注册商标本身的冲突。

打击抢注商标

因此,针对类似复杂的侵权,需要对侵权行为综合分析并制定策略后,再根据策略采取更为有效的打击行动。

在此策略中,应当考虑的基础行动就是针对抢注商标的行动;通过行政程序使该商标注册无效或被撤销。打掉抢注商标,就像拔掉侵权行为的根,可以为维权行动清除障碍;此外,还需要根据案件情况协调配合其他行动,以取得更好的效果。具体而言,可考虑采取以下策略:

Adam Zhu Associate Tiantai Law Firm
朱健男
天驰君泰律师事务所律师

无效或撤销被抢注的注册商标。这是针对抢注商标最重要的基础行动。对于恶意注册并实际使用的抢注商标,可以申请无效宣告,使该商标自始无效;只有在抢注商标未实际使用的情况下,可考虑基于连续三年不使用而申请撤销该商标。

监控抢注人的商标申请。很多职业商标抢注人,大量恶意囤积他人商标。通过对抢注人商标申请的监控,可及时了解抢注人其他商标申请是否也侵犯权利人的合法权益,并及时采取恰当的法律行动。目前中国行政和司法机关正在加大打击商标囤积的力度;但毫无疑问,权利人主动监控才能更好地保护自身合法权益。

对抢注人的进一步调查。如果抢注商标已实际使用,尽管在抢注商标的注册被无效或撤销之前无法针对商标使用主张民事侵权责任,但此类抢注人往往还存在其他侵权行为,例如仿冒包装、装潢,虚假宣称是权利人的授权经销商,用于宣传推广的图片侵犯权利人的著作权,使用了其他尚未抢注商标的商标侵权等,也可能涉及侵犯权利人的专利权。如果调查发现了其他侵权行为,可针对这些侵权行为采取维权措施。

评估抢注商标的使用情况。即使抢注商标已“使用”,但实际使用的商标与核准注册的图样是否一致、使用商标的商品/服务与商标注册指定的商品/服务是否一致都需要进一步判断。如果不一致,仍有可能针对抢注商标的使用主张商标侵权责任。

上述意见是笔者在应对侵权人的工作中总结的经验。此类复杂的侵权行为往往给权利人的市场冲击很大,是值得花费较多精力重点打击的。

作者:天驰君泰律师事务所合伙人刘建强、律师朱健男

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