国外权利人商标在中国被抢注情况的应对

作者: 刘建强,金诚同达律师事务所
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少在国外具有一定历史和知名度的品牌,早些年由于这些品牌公司主要市场并非在中国,并未重视在中国的商标注册。有些品牌在中国由国内经销商帮助其进行销售,但也未对其商标进行注册。

Frank LiuPartnerJincheng Tongda & Neal
刘建强
合伙人
金诚同达律师事务所

随着经济环境的变化,中国作为经济较为活跃的市场,越来越受到这些不断发展的品牌的重视。然而,等到这些品牌在中国设立公司,准备大干一场的时候,却往往发现自己的商标在核心品类别上已经被人抢注。如果在中国拿不到这些商标注册,将极大影响这些品牌在中国的业务发展;如果为了短期利益强行发展业务,则有可能对其商业利益造成重大损害。

中国的商标注册体系采用的是申请在先原则。商标被抢注,对公司的业务发展自然是非常不利的因素。但如果能积极应对,也并非无可补救;如果应对策略得当,也很有可能出现“柳暗花明又一村”的效果。

对于品牌在中国没有注册或注册的商品/服务种类有欠缺的情况,首先要做的就是需要补充注册。当然,对于绝大多数品牌,并不需要在45个商品/服务类别上全部进行注册。除了自己商品/服务的核心类别之外,要根据品牌具体的业务范围和发展情况,选择相关类别进行注册。

在核心类别进行注册申请时,单独申请被抢注的文字或图形必然会被在先申请挡住,这时可以考虑结合未被抢注的品牌图形或文字提起申请,以提高成功率。另一方面,也可以从一定程度防止其他人再提起申请,为后续行动带来障碍。在核心类别已被别人抢注的情况下,选择相关未被抢注的类别进行注册也非常重要。在恰当相关类别的注册,不仅可以进行周边商品/服务的业务渗透,而且这些注册也有可能在后期成为商标谈判的筹码和打击侵权的武器。

当然,仅仅提起商标申请,只是对被抢注的行为的相对被动应对。更主动的措施,应该是对在先抢注商标按照具体情况提起无效、撤销等。在这种情况下,品牌之前在中国进行销售时对商标的使用证据就非常重要。而且,在不少情况下,抢注人也非常有可能与在中国的品牌经销商有过接触,甚至一些品牌本身就是被品牌经销商或其关联人抢注的。如果能收集到此类证据,将对前述无效或撤销行动提供强有力的支持。在对抢注商标采取行动的同时,也可以考虑用匿名谈判的方式尝试购买该商标;如果价格合适,也会是一个高效解决问题的途径。

应对商标抢注,除了从商标本身着手之外,还可以考虑其他可能的有利因素,积极增加品牌的应对筹码。

例如,若抢注人与品牌之间有过合同关系,也可以考虑寻找对方违约之处,从合同法上寻求救济。此外,针对抢注人的行动,也不应局限于商标。如果品牌本身的其他知识产权,如著作权、专利、企业名称等被抢注人侵犯,也可以从著作权侵权、专利侵权、不正当竞争角度采取法律行动,给对方施加压力。此外,在部分案件中,我们也曾协助品牌尝试用商业方式和对方进行谈判,针对对方可能的商业需求提出相应商业安排,达到商标转让给品牌的目的。如果谈判顺利,且抢注人本身具有一定经营优势,在商标转让给品牌之后,一些抢注人甚至会成为品牌在中国正式被许可的经销商,共同推进品牌在中国的业务发展。

总而言之,针对在中国的商标抢注,需要从法律及商业多个方面综合考虑,并结合商标和其他法律救济手段,积极制定应对策略,才能最大限度维护品牌在中国的利益。

作者:金诚同达律师事务所上海办公室合伙人刘建强

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