再谈在中国的知识产权保护策略

作者: 刘建强 ,金诚同达律师事务所
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据笔者的观察,由于知识产权保护策略失误而导致公司后期花费大量时间和精力处理争议和纠纷的案件仍在不断涌现。很多公司其实并未真正重视在中国的知识产权保护策略。下文主要以商标保护为例,结合最近遇到的案件再次陈述在中国知识产权保护策略的重要性。

刘建强 FRANK LIU 金诚同达律师事务所合伙人 Partner Jincheng Tongda & Neal
刘建强
FRANK LIU
金诚同达律师事务所合伙人
Partner
Jincheng Tongda & Neal

先讲一个小故事。扁鹊是中国古代的名医,以医术高明名满天下。然而扁鹊却说就医术而言,“长兄最好,中兄次之,我最差”。扁鹊认为,其长兄于病人病情发作之前就开始治病,但一般人不知道他事先能铲除病因,所以他的名气无法传出去。中兄是治病于病情刚起之时,一般人以为他只能治轻微的小病。而扁鹊治病,是治病于病情严重之时,所以人们都认为扁鹊的医术高明,名气因此响遍全国。其实扁鹊所言,即是“上工治未病”的道理;预防疾病比病发后再去治疗更为重要。

在商标保护领域,也是同样的道理。如果能在最初的商标布局时就考虑到将来可能发生的权利冲突及可能采取的预防措施,并准备好应对不利情况的后备方案,绝大多数纠纷是可以预防或避免的。即便单纯从经济角度看,及时预防后期纠纷而为公司节省的费用、时间、精力等,远远超过当初商标布局时的费用。更何况,因为商标布局疏忽或失败而造成的损失,远远不止经济损失;严重时,公司可能失去的是在中国的一个品牌甚至整个市场。

实践中,即便是在中国拥有较大业务规模的一些公司,为了节省少量的申请或检索费用,在申请商标时也会将商标申请严格局限于目前现有的业务范围内。如果在商标布局时过于保守,可能会出现如下情况。

(1)在申请时没有任何方案,也不进行商标检索;申请被驳回之后再调整方案重新申请时,已经错过了在先申请日,最终商标被他人抢先申请注册。(2)在处理商标争议案件时没有后备申请方案;在争议案件结束之后,即便赢得了争议撤销/无效了对方商标,同样的商标却被第三人抢先申请,仍然丧失了在先权利。(3)申请人并不了解自己业务对应的准确商品/服务类别,也未咨询专业律师,在申请时遗漏相应的类别。(4)忽视目前互联网平台对业务所带来的影响,忽略了在互联网平台上进行业务发展需要注册的相应类别。(5)忽视了公司将来的业务发展;等业务发展到一定程度时,发现相关类别的商标已被他人注册,之后又需要花费大量的时间精力来应对这些注册,甚至可能需要对品牌进行改名。(6)从同一个商标权人处受让多个商标时未全面审查,只受让了部分商标,忽视了相关类别的商标转让;导致将来需要花费大量时间和精力处理后续商标共存、转让或争议案件。

针对前述可能出现的不利情况,在中国进行商标布局时就应预先全面考虑策略,至少应参考下面几项。(1)除非是知名度极高或业务种类非常齐全的公司,一般情况在申请商标时也没必要全类申请,但在核心类别及相关类别还是应当尽量扩大申请范围。(2)商标申请前的检索及对检索结果的分析也非常重要。凡事预则立,尽量在商标申请时就考虑好将来可能的授权障碍、可能发生的争议、相应解决方案以及在不利情况下的后备方案。(3)结合时代发展,在商标申请时考虑到线上和线下两方面涉及的业务确定申请类别。(4)申请商标时要考虑到将来的业务发展,对可能涉及的领域提前布局。(5)申请相应的防御商标,以防止他人利用近似商标搭便车。(6)受让他人商标时,尽可能考虑业务需要、今后业务发展及商标防御等方面相关商标情况,争取全面受让,不给他人搭便车留空间。

此外,除了全面的预防布局,在发生争议时,也同时需要考虑采用综合的应对方案。也就是说,在确定应对方案时,需要同时考虑侵权与确权、不同知识产权权利之间的相互支持、兼顾法律方案及商业方案。只有设计全面的知识产权策略,在知识产权布局时同时考虑将来可能碰到的问题并预先设计方案,在遇到争议时积极采取全面综合的应对方案,才能在中国对知识产权进行有效保护。

作者:金诚同达律师事务所合伙人刘建强

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