在先权利商标共存协议备案制度

作者: 赵明珠,三友知识产权代理有限公司
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界知识产权组织(WIPO)对商标共存(concurrent use)作如下界定:“不同企业使用相同或近似商标销售产品或服务,而不损害他人的营业。”

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赵明珠
三友知识产权代理有限公司
律师、商标代理人

从合法性角度进行分类,商标共存可分为法定共存和约定共存。本文只讨论商标授权程序中的约定共存,即适用《商标法》第30条判断近似商标时可作为考量因素的商标共存协议。

中国《商标法》和《商标法实施条例》对商标共存协议并无明确规定。但商标评审委员会(商评委)在2007年第24次委务会议上对驳回复审案件中的“共存协议”问题进行了研究。

中国审查实践中,申请人可向商评委和法院提交商标共存协议,也可提交在先商标权利人单方签署的《共存同意函》以代替商标共存协议。商评委和法院可以在不损害公共利益的情况下接受共存协议。

2018年底,笔者公司代理的Brooks商标驳回复审行政诉讼案获得胜诉判决,法院认可了申请人提交的商标共存协议并据此判定申请商标和引证商标不构成近似商标。

事实上,该案进行过程中,引证商标发生了转让。申请人获得引证商标原所有人签署的《商标共存同意函》后,为使案件万无一失,又请引证商标现所有人(受让人)出具了《共存同意书》。幸运的是,引证商标受让人同意出具新的《共存同意函》,从而使该案顺利进行。

该案引发了笔者思考:假设相同案情发生在其它主体之间,引证商标新所有人可能以
“获得在先权利商标时并不知晓该商标与其它商标共存”为由拒绝签署共存同意函。而从另一角度考虑,如果共存协议没有明确对在先权利商标利害关系人的约束力,则该如何解决在先商标利害关系人(如:在先权利商标的受让人和独占被许可人)与在后申请商标注册人之间的潜在商标纠纷?

笔者认为,为减少纠纷,立法机关可借鉴《商标法》第43条第三款“许可他人使用其注册商标的,许可人应当将其商标使用许可报商标局备案,由商标局公告。商标使用许可未经备案不得对抗善意第三人”之许可备案制度,在立法中增加在先商标权人将与他人签署的商标共存协议(和/或共存同意函)进行备案的规定,以起到公示作用。其合理性在于:

从立法目的上讲,该制度不会违反《商标法》保护商标权利人利益和消费者利益之目的。

从理论上讲,商标共存协议一般会约定双方的产品(服务)项目、销售地域等要素,约定双方互不进行有损商标权利的行为,实际上是在先权利人对自己权利的限制。基于公平考虑,签署共存协议时应考虑在先权利商标利害关系人的利益。

从商业上讲,商标共存协议解决的是现有及未来市场格局的划分,对在先商标相关权利主体的商业运营有深远影响。美国苹果公司更名前为苹果电脑公司[Apple Computer, Inc.]与主营“披斗士”乐队音乐的厂家(Apple Corps)的商标侵权纠纷,就源于双方于1991年签署的Apple商标共存协议虽然明确限定了各自商标使用范围(苹果电脑公司不允许在音乐产品上使用Apple商标),但当2003年苹果电脑公司推出iTunes在线音乐商店后,因为双方对iTunes的产品性质认知有差异,产生纠纷。该案体现出企业签署商标共存协议时预判未来市场发展的重要性。

从《商标法》结构上讲,该制度可以达到商标共存、商标转让和商标许可制度的结构平衡。对此,可以参考《最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第20条有关商标转让和商标许可效力之规定,进行配套制度建设。

从比较法角度讲,根据1999年12月13日生效的《澳门特别行政区商标条例》第207条第一款J项“因所申请之商标可能与先前已注册之商标或已登记之其他工业产权混淆而须取得有关商标或工业产权之所有人之许可;如有独家被许可人,且有关合同未免除该等被许可人之同意,则必须取得该等被许可人之许可”之规定,早在1999年,澳门立法便体现了设定商标共存同意函的同时,考虑作为利害关系人的在先商标独占被许可人的利益。

在先权利人商标共存协议备案制度应该是值得讨论的问题。希望本文拙见能起到抛砖引玉的作用。

作者:三友知识产权代理有限公司律师、商标代理人赵明珠

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