奏出新旋律

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中国是否已经进入了知识产权保护的新时代?侵权风险和合规问题是否仍旧是市场上存在的杂音?龙思聪向企业法务寻找答案

府官员也提到中国的“IP时代”:一个执法与监管最终与创新企业的合法需要接轨并有效抑制猖獗侵权行为的时代。

随着网络和手机的应用在中国获得长足发展,人们对于知识产权(IP)的意识已经有显著提升。去年的IP相关动态更新尤为频密,涉及知识产权的一些案件也有引人注目的发展。一系列案件更吸引着不少企业知识产权管理者的目光,最为典型的案件就包括国家发改委对拥有大量专利的高通公司的调查及其数十亿元人民币的罚款。

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同时,在知识产权保护方面一直进行的斗争已经拓展到互联网以及虚拟领域。关于域名“quna.com”以及“weixin.com”的争议也属于去年最为瞩目的部分案件。

另外,我们还看到新的法规以及不少先例。或者可以认同的是,“IP时代”的说法不无道理。例如,围绕约翰迪尔公司的颜色组合商标的案件就是中国在2001年商标法生效后的首例颜色组合商标侵权诉讼。

“该案例对那些在商品上具有非传统类型商标并且该商标具有很强显著性和很高知名度的那些公司来说,具有非常积极的借鉴意义,”约翰迪尔驻北京知识产权顾问史敬久说。

知识产权实务数量的增长也为相关的代理公司以及律所带来成长的动力。中国的超凡知识产权代理有限公司就在2015年8月在新三板上市,成为首家在中国资本市场挂牌的知识产权服务商;另一家知识产权服务公司上海新诤信也在2015年6月发布了创业板上市计划书,尽管目前上市还不完全确定。

中国中央政府一直有意识到知识产权领域的发展趋势,并在打击侵权、明确相关法规以及保护合法知识产权等方面迈进。自从2005年,中国政府已经启动了一连串的“剑网行动”打击网络著作盗版。

在2015年,国务院发布了《关于新形势下加快知识产权强国建设的若干意见》,将知识产权提升到国家战略层面,为其改革创新提供动力。该战略在今年3月也被写入了总理李克强在2016年的政府工作报告中。

在过去近两年,新商标法已经在打击侵权以及保护商标等方面对企业产生影响。在等待更多关于商标法的解释的同时,企业知识产权管理者也在留意其他法律法规,例如,国务院在过去半年公开征求意见的《专利法修订草案(送审稿)》、《反不正当竞争法(修订草案送审稿)》等。

抗击冒牌

在《商法》2015年3月刊的商标报告中,我们提到,多数商标管理者面临的一大挑战就是对抗猖獗的商标抢注以及冒牌行为。一年之后,这个问题并未消退。

“在商标相关领域,我认为恶意抢注以及假冒行为,无论是线上的还是线下的,都仍然是我们在中国面临的大难题,”恩智浦半导体驻上海的大中华区知识产权总监柯晓鹏说。

这个问题长期难以解决的原因有很多。“在商标侵权非常分散的情况下,维权成本较高,”史敬久表示。

商标保护需要花费大量时间。国际公司在中国不得不通过多种途径去为商标获得全面的保护。

“对于英语商标,我们常常发现这样的情况:我们必须注册英语单词、中文翻译,如果可能,还有中文音译,”春金集团(Musim Mas Holdings)驻新加坡法律顾问Neha Jain Sinha说。

对此,不少企业可以从最近完结的、涉及CASTEL商标的漫长案件中吸取经验。英文的CASTEL商标本身由法国酒业公司Castel Freres SAS所有。在其将瓶装酒输入中国之前,就有中国商人为CASTEL的中文译名“卡斯特”(Kasite)注册了商标。

经过多年的法律争斗,最高院在2016初判决Castel Freres SAS赔偿该商人50万元人民币(7.7万美元)。该数额比原来浙江高院判决的3373万元人民币已经要低。同时,在争议过程中,该法国公司在2013年宣布将其中文商标改为“卡思黛乐”(Kasidaile)。

国内公司也面临同样的成本问题。合一集团(Youku Tudou)驻北京法务主管余旭浪提到其中一个挑战,“集团生产制作的IP内容种类繁多,其内容本身的丰富性和独特性使得我们无法利用集团层面的注册商标来保护IP内容。”

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知识产权管理者的另一个担忧在于,国家工商行政管理总局商标局(CTMO)对于产品采用了分类别的制度,这与其他很多法域的制度都不同,官方收费也是按照每个商品计件收费。

“作为企业法务,我们觉得很难以较合理的性价比为多个商品作出恰当的申请描述,”Sinha说。

而更多的工作需要在注册商标前就要考虑准备。强生公司驻上海高级商标法律顾问赵燕华表示,公司的市场营销部门会设计易于为消费者认知的商标,而企业法务考量点却是商标保护及侵权执法的力度。

相比保护商标的高成本,对于侵权者的处罚力过于温和以致无法吓阻侵权者。“我们还是认为实践中商标侵权的赔偿额不够高,”霍尼韦尔亚太区商标法律顾问王明红说。

根据2014年的商标法修订,法定赔偿提高到300万元人民币。但是实际上,法院裁量后会判决300万元赔偿的案例仍然极为少见。企业法务期待,在2015年的盟可睐(Moncler)商标案判决之后,这种情况会逐渐改变。

在该案中,中国法院首次判决300万最高法定赔偿,其中意大利高端外套公司盟可睐在与北京公司Nuoyakate Gourmet对垒中获胜。该案为企业保护商标提供了积极的信号,并被认为是跨国公司在中国保护知识产权的里程碑式大捷。

“新商标法是商标所有者保护在华知识产权的重要一步,因为其证明了中国对品牌所有者的知识产权进行规定的意义日增,也为品牌所有者提供了提升保护的机会,”盟可睐公司的一位品牌经理表示。

阿迪达斯驻上海中国商标团队主管高敏有相同的看法,“盟可睐的案件判决让我们有了更大的自信去争取到可以真正遏止侵权的高额赔偿。”

对于赔偿,企业知识产权主管人员也提到目前仍在二审的“新百伦”案件,其中涉及美国运动服饰品牌New Balance。在该案中,一审判决的赔偿额度可谓极高。在2015年4月,广州中院在围绕中文商标“新百伦”的案件中作出一审判决,New Balance的子公司新百伦贸易(中国)有限公司要向对方个人支付9800万元人民币赔偿,是该院至今判决的最大知识产权赔偿额。

“在整个知识产权侵权判决数额普遍偏低的背景下,这是一个令人高兴的先例,”强生公司的赵燕华说。“如果商标侵权赔偿数额能大幅提高甚至有高额赔偿,那么侵权对于仿冒者来说就是无利可图的了,从而极大地抑制了商标侵权的现象,有利于保护在先商标权利。”

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不少企业法务也对部分针对举证责任规定的变动表示欢迎。例如,商标法规定,在权利人已经尽力举证的情况下,法院可以责令侵权人提供与侵权行为相关的账簿、资料。

好坏参半

新的商标法也首次对商标局、商标评审委员会处理案件的程序规定了时限。其中第28条规定,商标局应当自收到商标注册申请文件之日起九个月内审查完毕。

南昆士兰大学法务主任David Cosgrave说,相比之下,以往可能要需要两年时间以上才能获得审查结果。“这是值得留意的发展,会鼓励品牌所有者更积极地在中国申请商标,”Cosgrave说。

该法同时规定,只有相关利益方才能申请异议,而在过去任何第三方都可以申请异议。Cosgrave相信,这样可以显著减少那些没有实质理由的恶意异议。

商标法还引入“诚实信用原则”,以及说明代理机构的义务,避免部分机构代理匿名客户注册知名商标。

不过,在这些积极的改变的同时,很多不确定依然存在。

新商标法规定,销售不知道是侵犯注册商标专用权的商品,能证明该商品是自己合法取得并说明提供者的,由工商行政管理部门责令停止销售。“这一条规定意味着工商局在此种情形下无法查扣假冒侵权产品,只能责令停止销售。这样假货很有可能会被换一个地方继续流入市场,”王明红说。

另外一项关于异议程序的规定提到,如果商标局做出准予注册决定的,发给商标注册证,并予公告;异议人不服的,可以另行向商标评审委员会请求宣告该注册商标无效。

有知识产权管理者认为,这个改变对不少商标所有者不利。“在先权利人作为异议人在异议失利后不得申请复审,而恶意抢注的商标却获得了注册,成为注册商标,为仿冒、侵权行为提供了条件,”赵燕华说。

企业法务希望在这些法规变化上有更多的解释。约翰迪尔的史敬久就提到,法院对于商标反相混淆的判定准则以及判赔尺度有很大的不确定性。进行中的“新百伦案”就涉及到反向混淆,指的是在后使用者比在先使用者更为人所知。

“期待[新百伦案]判决结果能够对后续此类案件的侵权认定和判赔标准具有指导意义,”他说。

另一个值得注意的案件是涉及代工生产(OEM)的PRETUL商标侵权诉讼案件。该案件长达四年之久。在2015年11月,最高院作出判决,认为代工生产者使用商标并不构成商标侵权行为。

这是最高院首次明确,在中国制造的、仅用于出口的产品并未侵犯中国的注册商标。但商标所有者对此表示担忧,认为这会给现行立法以及实务带来巨大影响,例如,海关是否有法律依据去阻止冒牌产品出口。

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“我们与中国海关紧密合作,每年也在海关成功制止数以十万计的假冒产品流出。这个判决是否会在将来给这样的合作带来影响?”高敏问到。

在该案判决之后,很多问题依然存在,其中包括在产品仅为出口的情况下,当地政府是否有权在生产场所扣押这些产品。

“围绕OEM问题的争辩已经持续了多年。这次判决是目前对于OEM问题最为权威的一次判决,”Cosgrave说。“尽管很多人认为这是对于OEM问题的最后判决,但地方法院、工商部门以及海关是否会遵从这样的规定还是有待观察。”

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薛敏 Nikita Xue
薛敏 Nikita Xue
中国司法机关对商标法意义上“商标使用”的观点
尽管对“中国制造”有不同评价,“贴牌生产+出口”的商业模式在中国迅速发展