如何在中国进行外观设计专利维权

外观设计专利在企业的知识产权战略中扮演着非常重要的角色，近几年随着一系列有较大社会影响案件的不断涌现，引起了中外企业的广泛关注。本文结合笔者代理日本本田公司在中国进行的系列外观设计专利维权中的实务经验，就企业通过法律手段进行外观设计专利维权中的几个重要问题进行了梳理。

专利布局的重要性。根据中国现行的法律规定，任何的在先公开都会破坏外观设计的新颖性，从而导致外观设计无法获得专利层面的法律保护。

因此，企业将产品投放市场前，需要及时申请专利，否则将会面临无法维权的困境，因未进行专利布局或专利策略适用不当而导致创新主体发展受到影响的案例在现实中并不鲜见。

救济途径的选择。根据现行法律规定，外观设计是指对产品的形状、图案或者其结合以及色彩与形状、图案的结合所作出的富有美感并适于工业应用的新设计。中国将外观设计纳入专利法的保护框架之内，设置了司法保护和行政保护并行的双轨制保护体系，即权利人可以向知识产权行政执法部门投诉，请求对侵权行为进行处理；也可直接向人民法院起诉，由侵权人承担相应的停止侵权并赔偿损失等民事责任。

关于司法保护途径，这些年来，中国法院着力解决侵权成本低、维权成本高问题，通过包括合理分配举证责任等多种方式，加大了知识产权侵权行为的惩治力度，依法提升了赔偿数额。

例如在司法判决中认定，考虑到专利权损害举证难，与专利侵权行为相关的账簿、资料主要由侵权人掌握，如果权利人在其举证能力范围内就侵权人的获利情况进行了充分举证，且对其所请求经济损失数额的合理性进行了充分说明的情况下，侵权人不能提供相反证据推翻权利人赔偿主张的，人民法院可以根据权利人的主张和提供的证据认定侵权人因侵权所获得的利益。同时，人民法院加强了对财产保全、行为保全、证据保全等临时保护措施的适用，从而提升了司法救济的及时性、便利性和有效性。

相较于民事侵权诉讼，通过行政途径维权的主要优点是较为快捷，但不足之处是，在当事人之间纠纷无法调解结案的情况下，行政机关仅有权作出停止侵权的决定，无法要求侵权人承担损害赔偿也无法做出其他如罚款类的行政处罚。

专利权评价报告的作用。评价报告是指国家知识产权局根据专利权人或者利害关系人的请求，对相关实用新型专利或者外观设计专利进行检索，并就该专利是否符合专利法及其实施细则规定的授权条件进行分析和评价，作出专利评价报告。

由于国家知识产权局在授予外观设计专利权之前，只进行形式审查，不对该外观设计是否符合授予专利权条件的实质要件进行审查，因此在实践中，无论权利人是选择行政途径亦或司法途径进行外观设计专利维权，提供评价报告已成为一种常态。评价报告不仅是法院或者专利行政执法机关在处理侵权纠纷时的初步证据，用来判断外观专利权的稳定性，决定是否中止诉讼，还可以帮助权利人认识其专利权的稳定性，避免盲目行使专利。

侵权比对与判定。对外观设计专利侵权行为的认定，基本包括三个步骤：（1）确定外观设计专利权的保护范围；（2）确定外观设计专利产品与授权产品是否属于相同或类似产品；（3）将外观设计专利与被控侵权产品进行对比，判断是否相同或相近似。

其中，对于是否构成相同或相近似设计的判断，应当以整体观察、综合判断为原则，以外观设计产品的一般消费者为判断主体，以产品外观设计整体视觉效果的相同或者近似作为判断标准，即对授权外观设计、被诉侵权设计可视部分的全部设计特征进行观察、对能够影响产品外观设计整体视觉效果的所有因素进行综合考虑后作出判断。

在具体比对时，一般应当将被控侵权产品与授权外观设计专利文件中的图片或者照片进行比对。

在无法出示被控侵权产品的情况下，也可以将被控侵权产品的图片与授权外观设计专利中的图片或者照片进行比对。这个过程通常是侵权比对与判定的难点，权利人往往需要借助专业的律师才能有贴近于当前司法实践主流观点的准确结论。

作者：三友知识产权代理有限公司律师石亚凯