如何计算专利实施许可费?

0
1174

利契约论认为,专利实质上是发明人与社会公众之间订立的契约,发明人以向社会公布其技术为对价,由政府代表公众授予其技术使用的排他权。中国《专利法》允许专利权人将自己名下的专利权在不转移所有权的前提下许可给第三方使用。这种许可是与排他权对应的豁免权。在收到金钱补偿后,专利权人不再追究第三人实施专利技术的侵权责任,因此其本质上是个民事权利的交易。由于豁免权的价值主要取决于各国法律中相应的侵权赔偿规定,因此在计算专利许可费数额时,当事人通常会参考法律中规定的专利侵权赔偿计算标准。

马德刚 竞天公诚律师事务所合伙人
马德刚
竞天公诚律师事务所合伙人

但无论是发达国家的赔偿标准,还是中国的赔偿标准,都是建立在专利有效、侵权成立的基础之上的赔偿金计算方法,不会考虑专利效力和侵权判定对专利许可费的影响。针对这一缺陷,美国著名专利律师David E. Wang在继承美国“拇指规则法”和“5%提成法”惯例的基础上,归纳了一套新公式(David公式),其特点是在公式中引入专利侵权和专利无效的风险系数。

David公式用字符形式表达为:R=S×X%×I×V×Y。(R=Royalty,即特许权使用费;S=Sales revenue,即销售收入;X%指合理的销售提成比例;I=infringement,指侵权风险;V=validity,即本专利的有效性或稳定性;Y=year(s),即本专利许可的年限。)

适用中国《专利法》第六十五条的规定计算赔偿金额时,优先适用“实际损失”原则,其次适用“侵权获利”原则,再次适用合理的许可费倍数原则、法定赔偿和维权损失赔偿原则。其中,赔偿实际损失和赔偿侵权获利可以与David公式结合,进行本土化改造,形成新的公式:R1=S×X1%×I×V×Y 和 R2=S×X2%×I×V×Y(其中:X1% 是指专利权人单件产品实际损失率;X2%是指侵权人或被许可人单件产品的利润率。其他字符含义与David公式相同。)

但是,David公式中有个缺陷,即该公式只适用于整个产品被专利权利要求覆盖的情形,不能适用于成品中仅有个别部件被专利权利要求覆盖的情形,因此需要结合中国法律规定和司法实践进行更进一步地完善。以下是笔者的方案:

《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第十六条规定:“侵犯发明、实用新型专利权的产品系另一产品的零部件的,人民法院应当根据该零部件本身的价值及其在实现成品利润中的作用等因素合理确定赔偿数额”。根据上述司法解释,确定部件侵权赔偿数额的时候,既要考虑该部件本身的价值,又要考虑其在实现成批利润中的作用等因素。该部件本身的价值,在其是未上市的新产品时不好确定,最保守的计算方法是用其实际制造成本代替其“本身的价值”。该部件对成品利润的贡献度,需要结合案件事实合理确定,并不能事先确定合理比例。

因此,在普通许可理论下,仅零部件侵权的专利实施许可费的计算公式可以表述为:R=(I×V×S×Y×X%)×(部件成本/整件成本)×部件利润贡献度。其中,X%根据具体案件,可以是单件产品权利人损失率,也可以是销售利润率或营业利润率。

此外,在专利权人与被许可人签订的《专利实施许可合同》中,专利权人常常会设定合同条款限制被许可方的权利,例如:要求被许可方将利用专利技术开发出的新技术免费或低价许可给专利权人、限定被许可方销售专利产品的价格或搭售等。在这种情况下,被许可人可以要求在专利许可费计算公式中再增加一个“合同限制权利导致的许可费减免系数C”,该系数小于等于1,被许可人受限越多、对获利影响越大,C系数取值越低。

综上,在专利许可交易中计算专利许可费时,可以参考法律规定的侵犯专利权的赔偿原则,但应考虑侵权不成立和专利权无效的风险。在专利权人能证明自己实际损失的情况下,计算专利许可费的公式中应体现“实际损失”的系数。在专利权人不能证明自己实际损失的情况下,计算专利许可费的公式中应体现“侵权获利”的系数。侵权产品仅是成品中的部件时,计算公式中也应增加相关系数。在被许可人权利受到合同条款限制时,计算公式中还应该相应地增加“专利许可费减免系数C”。

马德刚是竞天公诚律师事务所合伙人,擅长专利诉讼和知识产权交易。联系方式为电话 +86 10 5809 1011;电邮 [email protected]