应对抢注人提起的法律行动需要综合方案

作者: 刘建强,天驰君泰律师事务所
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于中国商标以注册在先为原则,商标抢注情况较为突出。有不少抢注人在抢注商标后,为了索要高额商标转让费用,会利用其抢注的商标针对国外的权利人采取法律行动。在这种情况下,单纯去应对抢注人的每一次行动,就可能会造成被动应对、疲于奔命的状态;不仅无法达到预期的效果,反而可能落入了抢注人设计好的圈套,最后被迫答应抢注人的不合理要求。要有效应对抢注人的法律行动,就需要提前规划方案,主动采取措施。

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刘建强
天驰君泰律师事务所
合伙人

抢注人的常用手段。在成功抢注商标后,有一些抢注人会直接联系国外权利人向其转让商标,但要价高昂。还有一些抢注人会在相关商品或服务上使用抢注的商标以混淆消费者,但同时也不排除寻找机会高价转让商标。若与国外权利人直接协商未果,为了进一步给国外权利人施加压力,抢注人就可能将抢注的商标做海关备案,以阻碍国外权利人的正常货物进出口。

此外,还有一些抢注人甚至会利用自己手里的商标权,去做行政投诉,以查处国外权利人在中国生产或销售的货物;甚至也有抢注人利用手中的商标,针对国外权利人提起侵权之诉。

被动应对的弊端。不少国外权利人之所以商标被抢注,是因为他们在中国没有相应完善的知识产权方案。有一些权利人认为自己只是在中国OEM生产,产品并不在中国销售;因此,甚至从没想过在中国注册相应的商标。在遇到抢注人提起法律行动后,由于没有任何准备,正常的商业贸易受到影响就会导致权利人惊慌失措、疲于应对。

曾有客户的商标和域名均被他人抢注,但该客户只想委托我们针对域名采取行动。然而,如果无法无效或撤销对方已成功注册的商标,其抢注的域名就有了合法权利基础的支持,仅仅针对域名采取行动很难取得成功。

一方面,中国近年来对知识产权的保护趋势逐渐加强,保护力度也越来越大。对于海外有合法注册商标且全部用于出口的OEM产品,最高院也以判例的方式确认了不构成对国内商标的侵权。此外,最高院在其指导案例中也明确对恶意抢注商标并针对他人合理使用之商标提起的侵权诉讼不予支持。这些都可以作为针对抢注人法律行动的抗辩武器。

不过另一方面,抢注人只要手中有商标,就随时可以针对国外权利人在中国的生产或销售活动采取法律行动。以海关备案为例,即便国外权利人在某一次货物被扣押后,通过和海关交涉或后期诉讼获得成功,也无法阻止后续其他批次的货物在海关被查扣。此外,和海关交涉或后续诉讼维权,也需要不少的时间;在这个时期内,货物还是处于被查扣状态;即便最终维权成功,仍然会对国外权利人的业务产生影响。

主动应对的综合方案。国外权利人在发现抢注人采取法律行动时,不能仅仅被动应对,而是需要采取积极主动的应对方案。

主动应对最重要的是要防止抢注人对国外权利人可能造成的长期干扰。因此,必须着眼于针对抢注人的权利基础采取行动。如果抢注的仅仅是商标,就需要考虑对其商标进行无效、撤销等行动;同时,在相关类别进行自己的商标注册,以防止在商标无效或撤销成功后,又给抢注人或其他人的新申请留下空间。如果商标、域名等多个权利基础遭抢注,则需要制定方案针对多个权利基础均采取行动,以在权利基础层面抽掉侵权活动的支撑。

当然,针对权利基础的行动往往也需要相对较长的一段时间。在这个期间内,还要考虑解决相对紧迫的抢注人的法律行动。如果存在海关扣货的情况,一方面需要和海关积极有效沟通,提供相应海外注册材料及OEM证明,确保海关及时放行;另一方面,可以考虑提起确认不侵权之诉,以便在胜诉后更加及时有效地和海关沟通。此外,如果抢注人存在其他混淆消费者的不正当竞争行为,或者侵犯国外权利人著作权的行为,也可以考虑同时提起侵权及不正当竞争之诉,进一步给抢注人施加压力,以便顺利清除障碍。

如果在采取前述行动的时候,抢注人愿意以较为合理的价格转让其抢注的商标、域名等知识产权,也可以考虑通过和解的方式解决,以节省国外权利人的时间和费用。

综上所述,应对抢注人针对国外权利人在国内生产或销售的法律行动,需要全面综合考虑抢注人的抢注目的和具体案件情况,并据此制定针对性的方案,积极主动应对以争取更好的效果。

作者:天驰君泰律师事务所合伙人刘建强

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