恶意提起知识产权诉讼损害责任

最高人民法院2011年修改《民事案件案由规定》时，新增加了“因恶意提起知识产权诉讼损害责任纠纷”案由，作为在知识产权领域对恶意诉讼这一新类型案件的司法回应。笔者以本代理公司近期成功代理的一起恶意提起知识产权诉讼损害责任纠纷案件为例，对此类案件的相关问题予以介绍。

2014年6月，本案被告一申请了ZL201430181353.7号涉案外观设计专利，该专利于2014年10月授权公告。涉案专利主视图显示，该专利圆筒主体的右上部有一个“跳跃的鹿”的标识，该标识为本案原告约翰迪尔中国投资有限公司（约翰迪尔中国公司）的关联公司迪尔公司所有的注册商标，原告经授权有权在中国使用该商标。同时，涉案专利的造型与原告在中国销售的润滑油使用的圆筒形外包装基本一致，另外，原告曾于2010年在公开出版物上以广告形式展示了该圆筒形外包装的润滑油。

2014年12月，佳木斯市工商部门作出的行政处罚决定书中认定，案外人销售的润滑油外包装使用“跳跃的鹿”商标，侵犯了原告关联公司迪尔公司的注册商标专用权。该批侵权产品是从案外公司处购进的。该案外公司和本案被告二约翰迪尔（丹东）石油化工公司（约翰迪尔丹东公司）的法定代表人是同一人，且该人与被告一作为案外人的代理人参加了行政处罚案件的听证会，在陈述申辩中该人认可该批被控侵权产品从其处购进。

2015年5月，被告一与被告二约翰迪尔丹东公司以涉案专利向法院就原告提起专利侵权诉讼，主张原告生产、销售、许诺销售的润滑油系列产品的包装桶侵犯了涉案专利，请求法院判令原告停止侵权、销售被控侵权包装，向其赔礼道歉并赔偿共计三百余万元。

2015年7月，原告就涉案专利提出了专利无效宣告请求，并提交其在2010年在公开出版物上展示的圆筒形外包装作为对比设计证据。专利复审委员会经审查后宣告涉案专利无效。

2016年8月，被告向法院申请撤回了对原告的专利侵权起诉。2017年2月，原告将被告诉至法院，主张被告恶意提起知识产权诉讼损害责任，原告经济损失包括原告应诉支付的律师费等费用。法院经过审理后作出判决，认定被告对原告提起了恶意诉讼，致使原告遭受了损失，两被告连带赔偿原告损失十万元。

构成要件

在本案中，法院以一般侵权理论的分析框架为基础，即从加害行为、损害后果、主观过错及因果关系四个方面进行了评价，恶意提起知识产权诉讼应至少满足以下四个构成要件：

首先，一方当事人以提起知识产权诉讼的方式提出了某项请求,或者以提出某项请求相威胁：本案中，法院并未将加害行为是否具有违法性作为该要件中的考量因素，而是将加害行为仅局限在行为本身。本案中，被告在先前诉讼中要求原告承担侵权责任，而后又以撤诉方式放弃了诉讼请求，可以视为其已完成提出具体诉讼请求相威胁的行为。

第二，提出请求的一方当事人具有主观上的恶意：法院认为本案中被告的恶意体现在两个方面，即恶意申请专利的行为；明知缺乏权利基础仍提起侵权诉讼意图使原告受到财产或信誉上的损害。

第三，具有实际的损害后果：法院认为，因恶意提起知识产权诉讼损害责任纠纷是另一起知识产权诉讼所引发的纠纷，如前一诉讼并未对当事人造成损害后果，则后一诉讼可能就没有存在的必要，在本案中，原告为应对被告提起的专利侵权诉讼所支付的代理费等费用，属于恶意诉讼对原告造成经济损失的损害后果。

第四，提出请求的一方当事人提起知识产权诉讼的行为与损害后果之间具有因果关系。

本案中，法院认定，原告为了应对恶意诉讼支付的代理费等合理支出，与被告恶意提起的专利侵权诉讼具有当然的因果关系。

综合以上方面，法院最终认定，被告在明知其请求缺乏正当理由的情况下，对原告恶意提起专利诉讼，致使原告在诉讼中支付的代理费等经济损失，应当予以赔偿。

在实务中，主观恶意的认定，可能会出现较为复杂的情况，往往需要借助于对行为人对于其权利来源的合法性、权利状态的稳定性以及指控他人侵权事实是否确凿等方面的认知程度，综合进行判断。

作者：三友知识产权代理有限公司律师石亚凯