批量商标续展中的几个实务问题

作者: 单训平,大成律师事务所
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司J拥有数百个注册商标,核心的商标标识在几乎45类上均有注册,最早注册的一批商标续展过两次,在2018-2020年间,有数百件注册商标将到期。所有注册商标中仅少数使用,绝大部分作为“防御商标”注册并未使用。

单训平 Shan Xunping 大成律师事务所 律师 Associate Dentons
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J公司一边按部就班的推进商标续展,一边感叹大量防御商标未实际使用看不到价值,还需要投入续展费用(包括代理费和支付给商标局的手续费),且存在随时被“撤三”的风险。J公司所遭遇的困惑,也是拥有大量防御商标的企业所面临的。

防御商标的价值。注册防御商标的目的是为了防止他人将其注册商标标识使用在其他类别的商品或者服务上。防御商标的价值是以“消极”的防御性、储备性体现。

制止抢注是防御商标所发挥的最主要作用。商标一旦被抢注,要重新夺回,所投入的成本远大于申请注册的成本。

防御商标还为企业发展储备商标:企业跨类经营时如果发现商标已被他人在先注册,就不得不面临更换新品牌的局面;此时,防御商标价值就会凸显。

降低被“撤三”的风险。随着企业品牌保护意识的加强,大量企业都如J公司一般会注册防御商标。不过防御商标的特点决定了其很少真正投入使用。

而中国《商标法》明确规定,针对连续三年停止使用的商标,他人可以申请“撤三”,商标注册人若在举证期限内未提交商标使用证据,商标将面临被撤销的风险。

知名企业的防御商标因三年不使用而被撤销的案例比比皆是。因此,关注防御商标的使用,并保留使用的证据非常关键。

何为商标的使用?很多企业在商标实际使用过程中,常常由于缺乏对何为“商标使用”的正确理解,且缺乏知识产权专业人士的把关,因而从市场宣传推广的角度,为了推陈出新,对商标标识进行变动。但问题是,这种情况下的使用算是对注册商标的使用吗?

在《最高人民法院关于审理商标授权确权行政案件若干问题的规定》第26条规定:“实际使用的商标标志与核准注册的商标标志有细微差别,但未改变其显著特征的,可以视为注册商标的使用。”什么叫“细微差别”,需要根据个案进行分析。因此为了降低风险,建议严格按照所注册的商标标识的图样进行使用。

主要商标与防御商标。针对J公司的具体情况,首先,我们将其所有的注册商标区分二类:一类是主要商标,即注册在核心类别(与J公司实际经营活动密切关联的商品或服务的类别)上的商标;另一类为防御商标。

对于主要商标,我们协助J公司进行了续展。这些商标由于J公司的持续使用,通过大量的使用、广告宣传,已经具有一定的影响力和知名度,存在较高的品牌价值,其品牌价值需要由这些主要的注册商标来承载。

鉴于防御商标近10年都未使用,满足被“撤三”的条件。换言之,若他人申请“撤三”,这些商标将由于J公司无法提供使用证据而被“撤三”。

考虑到防御商标的主要功能并非传承品牌,而是保护商标唯一性,我们对J公司的大量防御商标按剩余有效期做了区别对待:

对于有效期期限不足一年的,在期限届满前的六个月内办理续展申请。

对于期限尚有一年以上的,可重新申请而不必续展。新申请还可考虑对商标标识做细微的调整,由于新申请的商标与老商标相同或近似,被驳回的概率很低,且充分考虑了一年的期限,通常在老商标到期前,新商标也获准注册。如果新商标未能按预期获准注册,届时也可再办理老商标续展。

重新申请的优势在于:新申请商标获得注册后三年内,他人无法对商标提出撤销申请。新申请手续费为每件300元,而续展手续费为每件1000元。

小结

品牌/商标的运营管理是长期的系统工程,从商标标识的设计、具体商品或服务的选定,到检索分析、提交注册申请、驳回、驳回复审、异议、获准注册,一枚注册商标的诞生实属不易。

如何合理有效使用、宣传推广、扩大品牌知名度美誉度,需要全过程的专业方案设计、过程管理及服务,如此才能为品牌运营管理保驾护航。

大成律师事务所律师单训平

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