斯蒂尔案:颜色组合商标获准在华注册

作者: 杨明明,万慧达北翔知识产权集团
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2018年8月7日,北京知识产权法院判决认定安德烈·斯蒂尔股份两合公司(下简称为“斯蒂尔”)2015年6月10日申请注册在第 7 类链锯商品上的“橙灰”颜色组合商标(诉争商标)具有显著性,应予注册。

杨明明
合伙人
万慧达北翔知识产权集团

诉争商标的注册申请在商标局阶段因缺乏显著性被驳回。2016年6月,斯蒂尔向商标评审委员会(商评委)提起复审申请,理由是:(1)申请商标的抽象颜色组合经长期广泛使用已获第二含义;(2)斯蒂尔已于2015年8月在链锯上成功注册另一“橙灰”颜色组合的位置商标(在先商标)。

斯蒂尔2011年提交的在先商标注册申请被商标局以缺乏显著性为由驳回。其间,斯蒂尔对某生产和销售仿冒其橙灰链锯的侵权人进行了数次行政查处,后又以不正当竞争为由提起两起民事诉讼,均获法院支持。上述民事诉讼的胜诉对证明在先商标的颜色组合应用于链锯商品上已获显著性发挥了积极作用。历经了漫长的驳回复审程序,在先商标的注册终获商评委支持。

尽管已有在先商标的注册,商评委在驳回复审决定中依然维持了商标局的驳回决定,理由如下:(1)诉争商标不能作为识别商品来源的标识;(2)根据个案审查原则,在先商标的注册不能成为诉争商标获准注册的当然理由。

斯蒂尔随后向北京知识产权法院提起诉讼,法院2018年8月判决撤销商评委裁定,理由如下:

  1. 尽管诉争商标本身不具固有显著性,但经使用取得了较强显著性,能够作为识别申请人链锯来源的标识。
  2. 斯蒂尔先前申请的“橙灰”颜色组合商标已核准注册,说明商评委认为该颜色组合应用在链锯产品上时具备显著性,应予注册。即便诉争商标是橙灰抽象色块的颜色组合,申请人在申请时提交的商标说明已就该颜色组合如何应用于商品上进行了描述。尽管商标审查实行个案审查原则,由于诉争商标与在先商标系使用在相同位置的相同颜色组合商标,商评委应确保前后审查标准一致。

《商标法》2001年就已将颜色组合列为可注册标识,但实践中,审查员常会以缺乏显著性为由驳回颜色组合商标申请。本案可作为颜色组合商标克服重重困难,在中国获准注册的典范。

依据2016年版《商标审查及审理标准》,申请颜色组合商标,应提交彩色商标图样并附加商标说明,用以说明颜色名称和色号,并描述该颜色组合商标在商业活动中的具体使用方式。

申请人可以下述两种形式提交颜色组合商标申请:

用虚线图形轮廓表示颜色使用位置。这种方法比较直观,便于理解。唯一的缺点是,如颜色组合商标的实际使用方式与申请中的描述不符,权利人可能面临无法获得保护的
风险。

用抽象色块表示颜色组合,同时附上颜色如何组合以及颜色组合在产品上使用方式的详细说明,而无需阐明产品形状,也即斯蒂尔在注册诉争商标时采取的方法。这种方法给予了申请人更宽泛的保护范围,但也极大地增加了申请人成功注册的难度。

由于颜色组合商标通常被认为不具有固有显著性,需要证明该颜色组合经过长期广泛使用和宣传后已获得第二含义,这一过程类似认定驰名商标。申请人需提交证据,证明其使用了颜色组合商标的产品的市场份额、排名及其产品的大范围销售和为之所进行的持续的广告宣传。申请人举证的困难之处在于如何证明颜色组合商标获得了独立于其指定使用的商品及其包装上的文字商标之外的知名度。审查员和法官在审查上述证据材料时通常会关注:(1)申请人经销售和广告宣传所取得的知名度是否主要指向文字商标;以及(2)颜色组合商标是否可单独作为识别商品来源的标识。要打消审查员的疑虑,可能需要就此进行市场调研。

实践中,由于品牌所有人可能需要花费数年时间才能完成商标注册程序,从制止侵权的角度,在行政查处或民事诉讼中,以不正当竞争为由请求行政机关或法院将颜色组合作为包装装潢保护会更为便捷,因为申请人更易于就存在混淆可能性进行举证。同时,如有法院将相关颜色组合作为包装装潢进行保护的判例,则更利于商标申请人证明其颜色组合商标的显著性,进而获得注册。

作者:万慧达北翔知识产权集团合伙人杨明明

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