应对实用新型专利滥用的对策建议

作者: 党晓林,三友知识产权代理有限公司
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国实用新型专利制度的独特之处在于获权易、保护强。实用新型在获取权利方面有诸多优势。例如,实用新型的申请成本明显低于发明专利的申请成本;审查周期较短,通常一年以内能够获得授权;授权率非常高,通常在80%以上。而且实用新型的创造性要求比发明低,面对同样的现有技术证据,有可能发明专利会被无效掉而实用新型专利能被维持有效。

在行使权利方面,实用新型专利在授权后可以直接提起侵权诉讼。根据中国的诉讼制度,即使实用新型专利被无效掉而导致侵权诉讼的败诉,只要不是恶意起诉,则专利权人不需要赔偿胜诉被告的损失。目前中国的司法实践中对恶意起诉的认定非常严格,因此鲜有案例支持了恶意起诉的认定。

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执行合伙人

基于上述原因,将2018年的超过200万件实用新型申请考虑在内,大量的实用新型专利未经过实质审查(创造性审查)而获得授权,特别是很多专利的独立权利要求保护范围很大,甚至涵盖了现有技术,这给非常多的制造企业带来了困扰,其经营中的专利风险很大。

制造企业有可能会受到专利稳定性不高但保护范围非常大的实用新型专利的权利人的侵权指控。

在专利侵权诉讼过程中,即使制造企业坚信涉案专利属于现有技术,由于诉讼结果未定,其在市场销售中将一直面临风险和压力;并且即使在侵权诉讼中胜诉,制造企业也要为案件付出律师费等额外的成本。而且因为通常很难认定专利权人的恶意起诉行为,也难以向专利权人提出赔偿要求。

在上述侵权诉讼之外,制造企业还面临着社会公众难以察觉的困境。谨慎的企业在产品上市时会进行专利侵权检索(FTO)和分析,而在侵权检索中,通常会检索到一件以上(根据个人经验,多为一到三件)实用新型专利为侵权风险专利;然而经过专利有效性检索和分析发现,其多为现有技术,不具有新颖性或明显不具有创造性。

若针对这些专利提出无效请求,则意味着非常大的费用,而若置之不理,则达摩克利斯之剑一直悬在头上。

在现实中还有一种实用新型专利的滥用可能性,虽然被发现的实际案例还不多,但应对其带来风险的难度非常大。举例来说,在制造企业A开发出一种新产品后,制造企业会针对该产品的发明点提交专利申请进行保护,而专利申请通常是围绕发明点的方案进行描述,对于非发明点部分可能描述得很简单甚至没有提及。在新产品上市后,某人B针对该新产品的具体结构提交了实用新型专利申请,特别是对产品的某些具体结构特征要求保护,而这些结构很可能并没有描述在A的发明专利申请中。在一段时间后,B的实用新型申请获得授权,向A企业提出侵权指控。对此,A企业难以利用在先的发明专利申请来无效在后的实用新型专利,因为发明申请中的技术内容不足以公开实用新型专利的权利要求。在专利法的意义上,在先销售是一种使用公开,属于现有技术。但是在实务中的难点是证据问题,在没有事先做准备的情况下,很难寻找证据或者相应证据的证明力较低。

制造企业应对实用新型专利的建议。首先,基本的建议仍然是在产品上市前要进行FTO检索,不过在检索过程中,针对风险专利要区分对待。

对于不具有新颖性或明显不具有创造性的实用新型专利,做好无效准备(准备好文件和证据)之后存档,以备后患,但不必提出无效请求,因为在面对侵权指控时可以快速提出无效请求,并且由于现有技术证据非常强,侵权程序被中止的可能性极高。而对于只能依据创造性理由且具有一定难度的实用新型专利,优先考虑规避设计,若规避设计很困难,则可以考虑利用“稻草人”提出无效请求,提前试水。

其次,在中国境内的制造企业可以将产品的生产资料进行证据保存(推荐采用公证的形式),内部存留,作为针对他人在后申请的实用新型专利的侵权指控的先用权抗辩依据。

第三,针对重点产品,制造企业最好能够保存首次销售的证据(销售单据和产品,最好是通过公证方式留存),作为使用公开的现有技术证据。这一方式可用来有效应对他人恶意抄袭新上市产品来申请实用新型专利以便在授权后阻碍制造企业的正常经营。

作者:三友知识产权代理有限公司执行合伙人党晓林

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