新法实施后的商标注册要点

作者: 张晓楠,中原信达
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于2014年5月1日起施行的新《商标法》从申请、异议、续展、无效等多个阶段调整、优化了商标注册程序。

新法允许一标多类申请、电子提交。第二十二条规定,“商标注册申请人可以通过一份申请就多个类别的商品申请注册同一商标”,“商标注册申请等有关文件,可以以书面方式或者数据电文方式提出”。多类申请及电子提交的具体方式尚待商标局进一步明晰。

张晓楠 Zhang Xiaonan 中原信达 商标代理人 Trademark Lawyer China Sinda
张晓楠
Zhang Xiaonan
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新法限定了异议主体和理由,并调整了异议复审程序。

新法第三十三条将基于相对理由提出异议的主体由原来的“任何人”限定为“在先权利人或者利害关系人”;基于绝对理由的异议主体则仍然可以是“任何人”。

更为重要的是,第三十五条规定,商标局在异议裁定中做出准予注册决定的,被异议商标将直接获得注册;异议人不服的,需向商标评审委员会请求宣告该商标无效,而在无效宣告申请期间,该商标始终属于受法律保护的已注册商标。

前述规定对于被异议人而言,减少了商标确权过程的障碍,有利于减少恶意异议、确保被异议商标及时获权。而对于异议人来说,如果异议不成立其将不再具有提出异议复审的权利。

新法还调整了续展程序。第四十条规定,商标注册人在期满前十二个月即可办理续展手续,宽展期仍为六个月。

注册审查

新法对多项商标审查程序给出了明确的时限,大大增加了商标确权时间的可预期性。概括而言,新申请、驳回复审、基于绝对理由的无效申请、基于连续三年未使用的撤销申请及复审的审理时限为9个月;涉及双方当事人的确权案件,即异议、异议复审、基于相对理由的无效申请的审理时限为12个月。除新申请外,有特殊情况需要延长的,经国务院工商行政管理部门批准,可以延长3个月或者6个月。

在设定以上审查时限的前提下,为了避免因在先权利状态的不确定导致案件审理延迟或出现冲突裁定,新法第三十五条和第四十五条首次明确了中止程序,规定商评委在不予注册的异议复审及无效宣告程序中,如果在先权利的确定必须以人民法院正在审理或者行政机关正在处理的另一案件的结果为依据,则可以中止审查。

恶意抢注

新法第七条还明确将诚实信用作为一项总原则引入,可以预计该条款会作为保底条款被大量应用。新法第十九条明确规定,商标代理机构在知道或者应当知道委托人申请注册的商标属于恶意抢注及侵犯他人在先权利的情况下,不得接受其委托;并进一步规定商标代理机构除对其代理服务申请商标注册外,不得申请注册其他商标。此款规定有望遏制商标代理机构替匿名客户恶意抢注商标的情形。

在先使用

新法第五十九条规定,“注册商标中含有的本商品的通用名称、图形、型号,或者直接表示商品的质量、主要原料、功能、用途、重量、数量及其他特点,或者含有的地名,注册商标专用权人无权禁止他人正当使用。三维标志注册商标中含有的商品自身的性质产生的形状、为获得技术效果而需有的商品形状或者使商品具有实质性价值的形状,注册商标专用权人无权禁止他人正当使用。”

同时,为了保护在先使用人的权利,新法第五十九条还规定“商标注册人申请商标注册前,他人已经在同一种商品或者类似商品上先于商标注册人使用与注册商标相同或者近似并有一定影响的商标的,注册商标专用权人无权禁止该使用人在原使用范围内继续使用该商标,但可以要求其附加适当区别标识。”

该条款旨在平衡商标在先使用人与注册商标权利人之间的利益,与新法第三十二条“不得以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标”结合,或可成为对抗商标抢注及恶意侵权诉讼的手段之一。

赔偿责任

新法第六十三条规定将法定赔偿额由五十万元提高至三百万元,并同时增加了惩罚性赔偿的规定:对恶意侵犯商标专用权,情节严重的,可以在权利人因侵权所受到的损失、侵权人因侵权所获得的利益或商标许可使用费的一到三倍的范围内确定赔偿数额。

新法第六十四条规定,注册商标存在连续三年未使用情形的,被控侵权人不承担赔偿责任。此款规定意在鼓励商标的使用。对权利人来说,在提起侵权诉讼的时候需着重考虑请求保护的商标是否存在三年未使用的情形;被控侵权人则可以此作为抗辩理由。

作者:张晓楠,中原信达商标代理人

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