保护在华知识产权需要制定细致的策略,而外企却对此认识不足。李俊辰追踪最新的
法律动态,并探讨企业法务需掌握哪些法律武器,方能有力守护企业的知识产权

国经济发展已经进入了注重质量的新阶段,对优秀品牌和创新成果的保护显得日益迫切。在加强知识产权的保护力度方面,中国近几个月来推出了一系列重要措施。在加强对侵权行为惩罚力度的同时,知识产权司法审判体系也在进一步完善。不过一些企业,尤其是境外企业,对于中国的知识产权保护体系还缺乏足够的了解。负责知识产权的企业法务需要及时了解最新的法律及司法动态,同时需要完善内部的沟通和管理机制,方能有效保护公司的知识产权。

海华永泰律师事务所上海办公室高级合伙人张怡留意到,国家最高领导层近几个月对加强知识产权保护释放出了强烈的信号:2018年11月,国家主席习近平在首届中国国际进口博览会开幕式主旨演讲中提到要引入知识产权惩罚性赔偿制度。2019年全国两会上,李克强总理再次提到要全面加强知识产权保护,健全侵权惩罚性赔偿制度。

在大方向明确的同时,中国的法律和司法制度在保护知识产权方面也取得了不少具体的进展。

最高人民法院于2018年11月26日通过了《关于审查知识产权纠纷行为保全案件适用法律若干问题的规定》,自2019年1月1日起施行。中伦律师事务所上海办公室合伙人程芳表示,这一司法解释对知识产权行为保全的管辖、申请、审查、担保等问题进行了全面规定,不仅完善、统一了行为保全规定,而且显著加强了知识产权的保护力度。

“知识产权作为无形财产,一直存在受到侵害后难以弥补损失的问题,”程芳说。

“即便权利人最终胜诉,其仍然可能因侵权行为而丧失市场竞争优势。因此,知识产权保护的司法观念逐渐从事后救济转变为事先预防,而知识产权行为保全即为权利人事先预防的重要举措。”

中国国务院在2018年12月5日审议通过了《专利法修正案(草案)》,并将草案提交全国人大常委会审议。“本次送审的专利法草案亮点颇多,针对实践中突出的专利‘顽疾’提出了修改举措,切实加强了专利保护水平,”程芳说,“例如,针对举证难的问题,草案明确了侵权人配合提供相关资料的举证责任,有利于减少专利权人因为举证难而无法获得合理赔偿的情形。”

程芳 Helen Cheng 中伦律师事务所 合伙人,上海

“针对赔偿低的问题,草案加大了对假冒专利行为的处罚力度,对故意侵权行为增设一倍以上、五倍以下的惩罚性赔偿制度,同时也将法定赔偿的上限从100万元提高至500万元,显著加强了对权利人的保护水平。”

2019年1月1日,最高人民法院知识产权法庭在北京成立,主要负责审理全国范围内专利等专业技术性较强的知识产权案件二审。万慧达北翔知识产权集团上海办公室高级合伙人苏和秦认为这是“中国知识产权司法保护进程中的一个里程碑的事件”。中伦律所的程芳表示:“通过调整国家层面的知识产权案件上诉审理机制,最高人民法院知识产权法庭能够统一和规范相关案件的裁判尺度,从而加强司法权威性,有力地提升相关知识产权的司法保护水平。”

自2019年1月1日起施行的《电子商务法》也关注知识产权问题。“电子商务法中,知识产权保护成为电子商务平台的重点责任和义务,提高了互联网时代的知识产权意识,”海华永泰的张怡说道。

张怡 Zhang Yi 海华永泰律师事务所 高级合伙人, 上海

3月18日,国务院总理李克强签署国务院令,公布《国务院关于修改部分行政法规的决定》,其中涉及知识产权的改动包括:(1)在《中外合资经营企业法实施条例》中,删除合资企业技术转让合同的期限(10年)、期满后输入方有权继续使用转让技术的条款,通过赋予协议双方更大的自由来促进合资企业与技术转让市场的发展;(2)在《技术进出口管理条例》中,删除技术进出口合同中侵权责任由让与人承担、有效期间内改进技术成果属于改进方的条款,以及一些限制性条款。

“最初颁布《技术进出口管理条例》的背景主要是国外先进技术进口到中国,中方作为被许可人[被让与人],一般处于缔约弱势地位,为保护中方利益因此制定相关强制性条款,”安杰律师事务所上海办公室合伙人夏锋说,“但近些年来,中国国内经济形势已有较大改变,越来越多的中国技术开始出口到国外,因此删除上述条款以保持技术进出口市场的健康发展。这一修改深受国际社会欢迎,尤其让外企与国内企业商谈技术转让时享受国民待遇,会有更多灵活度,可以促进更多跨境技术交易。”

另外,中国近期也加强了对知识产权领域恶意行为的打击力度。夏锋介绍说,近期国家知识产权局对一批从事“非正常专利申请的”专利代理事务所和代理人进行了处罚,并可能将其列入失信人名单。“此举表明国家在打击‘垃圾专利’方面的新动向,”他说。

今年2月,国家知识产权局发布《关于规范商标申请注册行为的若干规定(征求意见稿)》,旨在进一步加大打击恶意抢注商标的行为。“以后任何人发现恶意抢注行为都可以向国家知识产权局举报,而抢注人可能被列入失信人名单,”夏锋说,“这一动向意义非常积极,有利于震慑潜在的抢注人。”

法务心声

我们访问了几位知识产权企业法务,了解他们工作中的挑战,以及他们眼中最重要的法规及司法动态

客户盲点

观韬中茂律师事务所北京办公室合伙人梁朝玉表示,就中国来说,相关知识产权法律法规已经非常庞大也比较完善,但是有很多客户总觉得自己的知识产权不能得到保护,实质上就是因为对中国的国情理解不深、制定知识产权方案时未结合中国国情。

“我接触的客户多少都存在一些盲点或误解,”梁朝玉说,“例如,专利的保护是以权利要求限定的技术方案来划定范围,而不是拿到了专利证书就可以了,关键要看该专利既有创新又保护范围适当。很多客户不了解这一点,盲目地追求专利的授权,误认为拿到证书就一劳永逸、就可以获得法律保护了。”

梁朝玉 Liang Chaoyu 观韬中茂律师事务所 合伙人,北京

中国国际贸易促进委员会专利商标事务所法律处副处长霍爱民表示,有一些其境外客户对于中国的知识产品保护体系和实践了解不够,过于依赖在其本国的经验并用之制定在中国市场的知识产权保护方案和策略。

“就商标而言,过多[境外客户]受其法域的使用在先原则及知识产权保护实践影响,不主动及时提交商标申请,”霍爱民说,“即便申请和注册商标,商品或服务指定范围也过窄,或者对于外文商标在中国本地化认识不足,不及时申请注册中文商标,对于防御商标注册的重要性认识不够。”

霍爱民 Huo Aimin 贸促会专利商标事务所 法律处副处长,北京

霍爱民还提到,其客户对图形商标同时进行著作权登记的重要性认识不够。“相关图形商标在进行商标注册时,可以考虑同时提交著作权登记申请,以便在必要时证明在先权利。”

万慧达北翔的苏和秦也提到了中外商标制度的差异。“与英美等国家不同,在中国商标权的取得是通过申请注册取得的,在申请注册时并不要求申请人已经使用或准备使用其申请注册的商标,”他说道。来自英美国家的中小企业出于习惯,在中国市场开始使用其商标之后才提出注册申请,往往在申请时发现其商标已经被他人抢先注册了。“为了尽快进入中国市场,这些企业不得不将被抢注的商标买回来,”他说道。

苏和秦 Jack Su 万慧达北翔知识产权集团 高级合伙人,上海

隆安律师事务所北京办公室高级合伙人权鲜枝表示,有些客户并不了解注册商标的专用权是以核准注册的商标和核定使用的商品为限的。“不少客户认为只要注册了商标就可以禁止其他人在任何商品上使用该商标,”她说,“实际上,《商标法》第56条规定,注册商标的专用权,以核准注册的商标和核定使用的商品为限。除驰名商标外,仅客户在商标局核定使用的商品享有排他权。”

权鲜枝 Quan Xianzhi 隆安律师事务所 高级合伙人,北京

权鲜枝还发现,一些境外公司不了解中国的实用新型和外观设计专利。“实际上中国的实用新型和外观设计专利在很多情况下比发明专利更有优势,”她说。关于实用新型专利,“在很多国家没有实用新型专利或者实用新型不受关注,”权律师说。“比如,美国没有实用新型专利,美国公司在向中国申请专利时往往会忽视实用新型。日本客户也常常认为实用新型用处不大。实际上在中国,相比于发明专利,实用新型不需要经过实质审查往往更容易和在更短时间内得到授权获得保护。”

关于外观设计专利,“外观设计在美国和韩国需要经过实质审查,因此美国客户和韩国客户在向中国申请外观设计的时候经常会将本国观念带入中国的外观专利申请中,以为中国外观设计想获得授权也很难,”权鲜枝说,“其实外观设计在中国只需初步审查合格,获得授权既快又容易。”

君合律师事务所北京办公室合伙人徐初萌表示,有些企业缺乏整体性的知识产权战略规划。“知识产权包含的范围非常广,有著作权、商标权、专利权、域名、商业秘密等,”她说,“企业没有对这些知识产权进行系统布局和整体规划,将直接导致对自身知识产权权利基础的保护不够全面,增加了后续风险监控和维权保护的难度。比如说,在商标领域,许多企业申请商标权保护的布局本身就不够合理,在注册商标和选择指定的商品和服务时,跟企业实际经营情况不够匹配,其本质上还是反映出企业对知识产权的了解和认识不足,没有形成高效有序的知识产权管理体系。”

徐初萌还提醒企业应加强知识产权风险防范意识。“实践中,很多企业重侵权而轻预防,从权利保护的角度来看,这种观念未免有些本末倒置,”她说,“以商标权为例,一些企业不重视日常的商标监测,缺乏侵权预警机制。”商标监测正是徐律师为客户提供的一项基础服务,主要针对《商标公告》初步审定的商标中与客户商标构成相同或近似的商标信息进行监测。“主要目的就是采取迅速有力的异议行动,从源头防范可能产生的侵权行为,而不是等到这些商标注册下来并对客户利益造成了实质性损害之后,再打击侵权,”她说。

徐初萌 Jessica Xu 君合律师事务所 合伙人,北京

徐初萌表示,用心收集和保存使用证据也是维护企业无形资产的关键。“现实中,一些客户的商标在生产经营的过程中的的确确进行了实际使用,但由于没有很好地收集和保存使用证据,在他人通过撤销连续三年不使用商标程序主张这些商标没有使用时,拿不出能够被采纳的有效的使用证据,导致商标被撤销,”她说。

安杰律所的夏锋表示,有一些国外公司常常以为在涉及知识产权的合同里选取外国法管辖就不用考虑中国法律的规定了,这一理解是错误的。

“如果合同涉及在中国境内履行或者有些争议的结果需要在中国执行,则必须要考虑中国的相关法律法规,”他说,“尤其是一些强制法律法规,在合同制定和谈判之初就应该充分了解,并保证合同中的相应条款将来在中国具有可执行性。”

夏锋还认为,在争议解决方面一味选取国外仲裁,可能法律费用很高而且程序费时费力。“真实的案例表明,中国的法院和法官越来越专业,尤其是新的知识产权法院/法庭,”他说,“跨国企业可以大胆考虑在中国法院起诉保护其知识产权,相比国外仲裁,中国法院诉讼费用较低、程序快、执行简便,有强制措施可申请,而且还可以上诉。”

夏锋 Jerry Xia 安杰律师事务所 合伙人,上海

主要挑战

对于企业法务而言,除了要了解法律规定之外,也必须洞悉企业自身的业务特点,并学会如何在企业内部做好管理和沟通工作。

中伦律所的程芳表示,企业知识产权法务人员应具备极高的职业素养。“一名优秀的知识产权法务人员不仅要具备扎实的法律功底,而且还应理解公司的商业运作和盈利模式,如此才能更充分地通过知识产权的保护和运作服务于企业,”她说。

“而现今我国的知识产权司法实践正处于一个蓬勃发展的阶段,不断有大量法律法规、典型案例和实务难题涌现,而且企业的商业运作和盈利模式也往往较为新颖,这都对知识产权法务人员提出了不小的挑战。对此,我建议知识产权法务人员应当保持开放的心态,与企业商务部门和外部律师保持合作交流,并且多渠道了解、熟悉知识产权的最新立法与司法动态。”

以食品、饮料等快销行业为例,万慧达北翔的苏和秦表示,这些行业为满足消费者的口味变化,研发和业务部门需要快速地应对市场的变化,知识产权法务人员也既需要快速地审核本土业务人员在品牌营销、广告设计、产品开发和改进时涉及的知识产权问题,又要及时、完整地将营销和设计理念反馈给总部以期尽快获得批准。“法务作为本土业务人员和总部之间的桥梁,无时无刻不在接受沟通方面的挑战,”他说道。

观韬中茂的梁朝玉认为,企业知识产权法务人员现阶段的主要挑战在于企业或老板对知识产权的期望与所能实现的结果不能统一。

“有很多企业的高管甚至老板对知识产权了解不深或者是知之甚少,从而制定了很多不切实际的目标和要求,若最后不能实现,就认为是企业知识产权法务人员未做到或者未尽职,”梁律师说。

“例如,专利、商标获得授权和注册,均需要一定的时间、履行一定的程序,需要做预先的布局和准备,但是很多企业不这样做,到需要的时候就让企业知识产权法务人员去解决,显然企业法务人员是无法解决的。”

君合律所的徐初萌留意到,一些企业的知识产权管理职能分散,有关知识产权的注册登记以及最后的维权分散在各个部门,企业法务部门只在合同审核环节有所参与。她认为这类企业应该优化职能分配,“把与知识产权有关的全部职能统一到法务部或者知识产权部来
管理”。

苏和秦留意到,企业知识产权法务人员与业务部门的沟通有时存在困难。“有的企业法务部门并没有独立的诉讼预算,一旦发现侵权行为,在诉讼支出上需要业务部门的财务支持,”他说,“但是,有时沟通并不容易,这需要法务部门平时与业务部门保持良好的沟通,并努力展示知识产权工作对于业务部门业绩提升的显著贡献。”

贸促会专利商标事务所的霍爱民表示,在知识产权的确权和维权过程中,主张权利及提出诉求都需要有证据支持,而企业知识产权法务人员在收集证据方面需要提供协助。“在日常工作中,应该协调公关、市场及其他部门同事的配合,做好证据的存档工作,”他说。

“建议制定证据存档手册内部使用,指导相关同事做好日常的证据保留工作。在涉及到具体案件时,需要与公司内部相关部门配合,及时收集证据,用于支持案件的办理。”