最高法知产庭就确认 不侵权案作终审裁定

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高人民法院知识产权法庭(最高法知产庭)在2019年6月12日针对一例专利确认不侵权案做出终审裁定。法庭驳回了原告的确认不侵权之诉,并在裁决中明确了以下问题:(1)“侵权警告”的认定;以及(2)确认不侵权之诉中的请求范围。该裁决就专利确认不侵权之诉的机制给了进一步指导,指引专利所有人重新考虑在华的专利执行策略。

案情背景。萨驰华辰机械(苏州)有限公司拥有一款轮胎制造机的一个专利。VMI荷兰公司(VMI Holland BV)生产了一系列轮胎制造机,包括MAXX 和VMI245 型号。固铂(昆山)轮胎有限公司是VMI公司的客户,使用了MAXX 型号机。

萨驰称固铂公司使用了包括但不限于MAXX型号在内的侵权产品,并提起行政投诉。但VMI 公司没有在该行政案件之列。随后VMI公司于2018年9月24日向萨驰公司寄送催告函,称该行政侵权投诉案件对VMI及其在华客户的运营产生了负面影响,要求萨驰:(1)撤回行政投诉;或(2)提起民事诉讼解决侵权纠纷。萨驰于2018年9月26日签收了该催告函,并在2018年10月19日向苏州知识产权法庭起诉固铂和VMI公司。

在萨驰提起民事诉讼后,VMI和固铂向同一法庭提起确认不侵权之诉,要求法庭裁定VMI的MAXX和VMI245型号没有侵犯萨驰的涉案专利。

提起专利确认不侵权之诉的法律条件。根据《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第18条的规定,在符合以下要件的情况下,被警告方有权对专利权人(或发出警告的一方,下文简称“专利权人”)提起确认不侵权之诉:

权利人向他人发出侵犯专利权的警告;

  1. 被警告人经书面催告权利人行使诉权;
    以及
  2. 自权利人收到该书面催告之日起一个月内或者自书面催告发出之日起二个月内,权利人不撤回警告也不提起诉讼。
  3. 第18条规定了确认不侵权之诉,其目的在于避免专利权人不执行或延迟执行对被警告方的利益产生的不利影响。

“侵权警告”的认定。该案的一个关键问题是萨驰针对固铂提起的行政投诉是否构成对VMI 的“侵权警告”。下一级法庭,即苏州知识产权庭裁定萨驰提起的行政投诉不属于侵权警告,理由是行政程序是一个纠纷解决的渠道,萨驰通过该渠道积极维护其专利权,因此该行政程序本质上与侵权警告不同。但最高院知产庭驳回了该判决,基于以下理由裁定本案中的行政诉讼属于向VMI 发出的侵权警告:

  1. 确认不侵权之诉的目的是消除是否侵权这一不确定状态,从而合理保护被警告方的利益;
  2. 在本案中,行政程序针对VMI 生产的某一款产品,因此该程序会影响VMI 及其产品;以及
  3. VMI不是该行政案件中的对方当事人,其无法在该程序中为自己辩护。

对“侵权警告”的上述解读平衡了专利权人的利益和可能受到专利权人维权行动影响的一方的利益。专利权人有权通过民事诉讼或行政投诉来维护其专利权,可自行选择一种方式并选择将谁列为当事人(如制造商、经销商或用户)。

但这种自由选择权应受到限制。如果某个利益相关方没有牵涉在相关程序中,该程序就相当于对该利益相关方发出的侵权警告。未涉案的利益相关方可敦促专利权人提起维权程序,并将利益相关方列入其中,以此消除原程序带来的负面影响。这样,未涉案方的辩护权和商业利益也能得到保护。

但尽管行政投诉属于“侵权警告”,最高法知产庭驳回了VMI 的诉求,因萨驰已在法定期间内针对VMI 和固铂提起民事诉讼。

诉求范围。最高法知产庭也对确认不侵权之诉中的诉求范围做出了认定。法庭强调因确认不侵权之诉仅是相关“侵权警告”衍生的程序,诉求的范围不得超出专利权人的“侵权警告”范围 。

在本案中,除行政程序中指控的侵权产品——MAXX 型号外,VMI 还要求法庭确认VMI245不侵犯萨驰的涉案专利,因萨驰在行政诉讼中称侵权产品包括但不限于MAXX型号。

最高法知产庭认为,尽管萨驰在行政投诉中使用了“包括但不限于”,但其并非意指侵权产品包括VMI 的所有产品。此外,行政程序中指控的产品仅指MAXX 型号。因此,法庭认定,“侵权警告”的范围仅包括MAXX 型号,确认不侵权之诉的范围也应只包括该型号。

中国于2001年正式将确认不侵权之诉引入其法律制度中,《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》则是在之后颁布。

在实务中,通常警告函被认为是引出确认不侵权之诉的引子。已有若干案件,包括本田起诉双环侵权案试图认定警告函的构成要件。

本案强调了成立确认不侵权之诉制度的目的,也明确了“侵权警告”的认定。法庭明确裁决“侵权警告”不光包括警告函,也包括维权行动。本案就权利人的维权策略提供了宝贵的引导。

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