最高法知产庭就确认 不侵权案作终审裁定

最高人民法院知识产权法庭（最高法知产庭）在2019年6月12日针对一例专利确认不侵权案做出终审裁定。法庭驳回了原告的确认不侵权之诉，并在裁决中明确了以下问题：（1）“侵权警告”的认定；以及（2）确认不侵权之诉中的请求范围。该裁决就专利确认不侵权之诉的机制给了进一步指导，指引专利所有人重新考虑在华的专利执行策略。

案情背景。萨驰华辰机械（苏州）有限公司拥有一款轮胎制造机的一个专利。VMI荷兰公司（VMI Holland BV）生产了一系列轮胎制造机，包括MAXX 和VMI245 型号。固铂（昆山）轮胎有限公司是VMI公司的客户，使用了MAXX 型号机。

萨驰称固铂公司使用了包括但不限于MAXX型号在内的侵权产品，并提起行政投诉。但VMI 公司没有在该行政案件之列。随后VMI公司于2018年9月24日向萨驰公司寄送催告函，称该行政侵权投诉案件对VMI及其在华客户的运营产生了负面影响，要求萨驰：（1）撤回行政投诉；或（2）提起民事诉讼解决侵权纠纷。萨驰于2018年9月26日签收了该催告函，并在2018年10月19日向苏州知识产权法庭起诉固铂和VMI公司。

在萨驰提起民事诉讼后，VMI和固铂向同一法庭提起确认不侵权之诉，要求法庭裁定VMI的MAXX和VMI245型号没有侵犯萨驰的涉案专利。

提起专利确认不侵权之诉的法律条件。根据《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第18条的规定，在符合以下要件的情况下，被警告方有权对专利权人（或发出警告的一方，下文简称“专利权人”）提起确认不侵权之诉：

权利人向他人发出侵犯专利权的警告；

1. 被警告人经书面催告权利人行使诉权；
   以及
2. 自权利人收到该书面催告之日起一个月内或者自书面催告发出之日起二个月内，权利人不撤回警告也不提起诉讼。
3. 第18条规定了确认不侵权之诉，其目的在于避免专利权人不执行或延迟执行对被警告方的利益产生的不利影响。

“侵权警告”的认定。该案的一个关键问题是萨驰针对固铂提起的行政投诉是否构成对VMI 的“侵权警告”。下一级法庭，即苏州知识产权庭裁定萨驰提起的行政投诉不属于侵权警告，理由是行政程序是一个纠纷解决的渠道，萨驰通过该渠道积极维护其专利权，因此该行政程序本质上与侵权警告不同。但最高院知产庭驳回了该判决，基于以下理由裁定本案中的行政诉讼属于向VMI 发出的侵权警告：

1. 确认不侵权之诉的目的是消除是否侵权这一不确定状态，从而合理保护被警告方的利益；
2. 在本案中，行政程序针对VMI 生产的某一款产品，因此该程序会影响VMI 及其产品；以及
3. VMI不是该行政案件中的对方当事人，其无法在该程序中为自己辩护。

对“侵权警告”的上述解读平衡了专利权人的利益和可能受到专利权人维权行动影响的一方的利益。专利权人有权通过民事诉讼或行政投诉来维护其专利权，可自行选择一种方式并选择将谁列为当事人（如制造商、经销商或用户）。