最高院发布解释阐明商标法适用相关问题

作者: 康保罗,万慧达北翔知识产权集团
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高人民法院的职责之一就是为各级法院解读法律提供指导。最高人民法院通过发布“司法解释”及其他文件对相关法律的适用进行阐释。2014年,最高院发布《关于审理商标授权确权行政案件若干问题的规定(征求意见稿)》,随后又对该征求意见稿进行了大幅修改。2016年12月,该规定的最终版本由最高院审判委员会第1703次会议通过,并已于2017年3月1日起施行。现将其要点归纳如下:

康保罗 万慧达北翔知识产权集团 特别顾问
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显著特征。根据专业工具书、辞典或者由于历史传统、风土人情、地理环境或其他原因被相关公众普遍认为是通用名称的标志应当认定为约定俗成的通用名称。法院对通用名称的认定一般以商标申请日时的事实状态为准,但商标核准注册时相关事实状态发生变化的除外。

具有固有含义的外文标志,如果相关公众对该固有含义的认知程度较低,仍然可以作为商标注册。暗示商品特点、但不影响其识别商品来源功能的商标标志可以注册。

三维标志。相关公众一般情况下不易将其识别为指示商品来源的三维标志的,不能注册。但是,三维标志可以通过长期或者广泛使用获得显著特征。

未注册驰名商标。涉及未注册驰名商标时,判断是否存在混淆可能性应当考量以下因素:(1)商标标志的近似程度;(2)商标指定使用的商品的类似程度;(3)请求保护商标的显著性和知名程度;(4)相关公众的注意程度;(5)其他相关因素。

此外,商标申请人的“主观意图”以及实际混淆的证据也可以作为判断混淆可能性的参考因素,但是,没有前述证据也不妨碍混淆可能性的认定。同时,最高院或已摒弃了其在2010年和2011年发布的有关意见中倡导的所谓“包容性发展”理论。

已注册驰名商标。该规定并未使用《商标法》第十三条三款所采用的“不相类似”的表述。这种遗漏似乎有意为之。法院要审查的是诉争商标是否可能导致相关公众认为其与驰名商标具有相当程度的联系,从而误导公众,使驰名商标注册人的利益可能受到损害。相关的考虑因素如下:(1)引证商标的显著性和知名程度;(2)商标标志是否足够近似;(3)指定使用的商品情况;(4)相关公众的重合程度及注意程度;(5)与引证商标近似的标志被其他市场主体合法使用的情况或者其他相关因素。

该规定未提及是否考虑诉争商标的声誉,这似乎印证了最高院摒弃了前述的“包容性理论”。

最高院似乎认可,就在相同或者类似商品上申请或注册的诉争商标,商标权利人可援引《商标法》第十三条三款(以及第三十条)主张权利。究其原因,如果商标权利人根据第三十条可以在五年期限内主张诉争商标不予注册或无效,而在五年期限届满后可援引第十三条三款主张权利,那么第十三条三款显然也适用于不满五年的情况,而且该条款的适用也不应以诉争商标申请或注册在“不相类似的商品”上为条件。最高院于2016年5月作出的宝洁公司与国家工商行政管理总局商标评审委员会、汕头市威仕达化妆品有限公司商标争议行政纠纷再审案的判决体现了上述推理。

有一定影响的未注册商标。诉争商标申请人明知或者应知在先使用商标存在的,可以推定其构成“以不正当手段抢先注册”。此外,最高院认为,在有足够的证据证明在先使用的情况下,举证责任可以倒置。

恶意

《商标法》第十五条第一款规定的“代理人”或者“代表人”应当做广义的理解,涵盖与该代理人存在亲属关系等特定身份关系的任何人,即便商标申请人与该人的代理或代表关系尚在磋商阶段、并未达成或形成。同样地,《商标法》第十五条第二款规定的“其他关系”涵盖了许多情形,包括亲属关系、劳动关系、营业地址邻近关系以及进行中的磋商关系。

对于“恶意注册”的认定,最高院提出了两个新观点。第一,除了考虑诉争商标申请人在申请注册时的主观意图之外,法院还可以考虑诉争商标的使用情况,因此,申请后的事实情况也会被考虑进来。第二,引证商标知名度高时,法院可以推定诉争商标构成“恶意注册”,除非申请人可以证明其有正当理由。

商标使用

如果实际使用的商标与核准注册的商标有细微差别,但未改变其显著特征的,以三年不使用为由提出撤销注册商标的,法院不予支持。商标权人通过进行实际使用商标的必要准备证明其有使用商标的意图,可以作为其未实际使用注册商标的“正当理由”。但是,仅有转让或者许可行为,没有实际使用注册商标的行为不足以构成正当理由。

作者:万慧达北翔知识产权集团特别顾问康保罗

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