“未提出请求的权利不被承认”原则

作者: Rajeev Kumar, LexOrbis律师事务所
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期,印度专利局拒绝了一些专利申请。这些申请涉及修改原先专利请求的范围,这种修改不一定是扩大或缩小原先的请求范围,而是涉及将修改过的专利请求应用于其他发明。例如,如果最初提交的请求包含有关“使用复合物”的请求,修订后的请求不能是关于“复合物”的请求。如果最初提交的申请不包含关于该等复合物的专利请求,那么修订后的请求更会被拒绝。拒绝的依据是Electric and Musical Industries等诉 Lissen等一案 (1939年)中确立的“未提出请求的权利不被承认(what is not claimed is disclaimed)”这一原则。

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专利法

但是如果某项发明已在专利说明书中披露,申请人是否可随后就该发明申请专利?“未提出请求的权利不被承认”原则适用于专利权已被授予的情况,不适用于专利申请还未获批准的情况。《专利法》第59条规定了专利请求修订的范围,而该条款的思路源自为印度专利法修订提出建议的《Ayyangar委员会报告》。

《报告》第554到556段明确讲述了两个阶段(专利申请批准前和批准后)的专利请求修订许可范围的区别。《报告》认为,“批准前的修订范围要比批准后的范围宽泛”,并且指出有两项限制不适用于批准前专利请求的修订:第一项是关于加入新专利请求的限制;第二项是修订前和修订后申请所涉发明应当完全一致的要求。

因此,在专利申请批准前应当允许在申请中加入新的专利请求,但是在批准后应该禁止这么做。这种区别的理由是在批准后,专利界限会固定下来,并且其他利害关系人和专利权持有人可以开始就专利申请提出异议,因此,为避免专利保护范围的变化,此时不应再允许对专利请求做出修订。

《专利法》第59条规定申请人仅可通过弃权、修正或解释的方式对专利请求进行修订。另外,除补充事实外,不得对专利请求做出其他修订,并且如果修订后的专利说明书中的专利申请标的在修订前的说明书中未曾实质披露或列示,也不允许进行修订。

因此,法律的意图是让申请人仅在第59条规定范围内加入新的专利请求,并且条件要求修订是通过弃权、修正或解释方式进行的,且专利申请标的在最初提交的专利说明书中已被披露或列示。

对于专利请求的修订,第59条规定,如果修订后的请求不完全在修订前的请求范围内,则不允许修订。但是根据《报告》(第564 段),修订后的专利请求必须在修订前的请求范围内的要求仅适用于批准前的阶段。虽然《专利法》第59(1) 条未对专利授予前和授予后的修订做出区别,但是该条款规定了专利说明书修订和专利请求修订之间的区别:说明书的修订中可包含在修订前说明书中已披露的、新的专利申请标的,而专利请求的修订不得超出修订前请求的范围。

因此,在专利申请审批期间,申请人可以考虑加入新的专利请求。虽然这些专利请求之前未曾提交,但是在最初提交的说明书中应当已充分披露。这意味着,如果说明书中披露了一项以上发明,而最初提交的申请中只包含其中一项发明的专利请求,则申请人可在专利授予前考虑就其他发明提交新的专利请求。

这种做法也与《专利法》中涉及一项以上发明的其他规定协调一致。第16条规定,如果完整的专利说明书涉及一项以上发明,申请人可针对在临时或完整说明书中披露的发明提交后续专利申请。即使在专利申请提交时某项发明尚不能被专利请求所覆盖,但只要其在完整说明书中已被披露,申请人就应当享有发明的权益。但是,一旦授予专利,专利界限就确定下来,未被专利请求涵盖的发明就已经进入公众领域。这就是为什么在专利授予后申请人甚至不可以就未被涵盖的发明提交分案申请的原因,因为如果允许这样做,第三方或公众将永远不能确定专利权的界限。

欧洲专利公约

《欧洲专利公约》第123条也对审批中专利的修订范围与已授予专利的修订范围的区别做了规定。第123条第(1)款和第(2)款同时适用于专利申请和专利,不过第123条第(3)款仅适用于专利。该条规定“在修订一项欧洲专利时不得扩大专利保护范围”;这意味着,在遵守第123条第(1)款和第(2)款的前提下,专利申请的保护范围可以修改或扩大,但是专利的保护范围不能修改或扩大。

因此,“未提出请求的权利不被承认”这一立场更加适用于已授予的专利,而不是专利申请。

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