未雨绸缪胜过临渴掘井

作者: 刘建强, 金诚同达律师事务所
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期遇到商标权利人咨询几起商标冲突案件。虽然每个案件具体情况不同,在案件种类上既有商标侵权案件,也有商标行政诉讼案件,但共同点是权利人均对其商标缺乏总体规划安排,仅在个案冲突发生后才引起重视。但这几起案件的冲突对方却是在冲突发生前就已经做好了商标布局;因此,即便权利人个案胜诉,若不从商标整体布局进行考虑和安排,也很难最终赢得品牌策略的胜利。

刘建强 金诚同达律师事务所合伙人
刘建强
金诚同达律师事务所合伙人

中国有句古话:“勿临渴掘井,宜未雨绸缪”,说的就是策略的重要性。这个道理在商标战略上也同样适用。2016年广东高院就商标侵权纠纷,二审宣判New Balance赔偿原告中国公司500万元,引发点其实在于New Balance在最初确定并使用中文商标前,未对中国境内已存在的冲突权利进行充分检索并安排应对策略。通过法院直播的该案庭审情况,我们也看到被告虽然对该次诉讼进行了充分准备,但却仍然无法弥补最初策略上的疏忽,导致最终败诉赔偿的结果。

那么商标策略到底应该考虑哪些方面呢?商标策略从商标权利确立、冲突权利应对方案、商标与其他知识产权的关系、诉讼风险预防、冲突中的非诉讼解决方案、法律策略与商业策略的配合等方面都有值得考虑的地方。下面分析两方面的内容。

权利布局

权利人最关心的商标问题就是其品牌保护问题。但品牌保护的前提是以权利人在一定的法域内确定有效的商标权利为基础的。如果缺乏这样的基础,也无从谈到品牌保护。就商标权而言,因为其地域性保护的特点,必须考虑商标在不同法域的注册。在美国注册的商标,即便具有一定知名度,如果不在中国注册,那其商标权也很难在中国得到保护。即便就中国一个国家而言,也存在港、澳、台、大陆四个不同法域;在中国大陆注册的商标不会在其他三个法域自动受到保护。因此,权利人需要根据自己的商业发展规划考虑安排商标注册的地域。

此外,商品和服务类别也是需要考虑的因素。就中国大陆而言,除了45个商品和服务(以下统称“商品”)分类外,每个商品类别下面还有不同的群组;有些群组的商品构成类似,但未特别说明的不同群组商品之间不构成类似。因此,除了考虑和权利人业务相关的核心类别及需要进行商标防御的类别之外,还需要根据具体的商品考虑商标群组问题。

最后,在商标权利确立过程中,对于他人的在先权利也需要有清晰的了解并制定相应的策略。对于可能阻碍权利人商标注册的其他在先商标,也需要分析考虑是否有可能通过无效、撤三(撤销连续三年不使用的商标)或谈判去除该注册障碍。除了在先商标之外,对于在先的企业名称及其他在先权利,也需要评估可能的法律风险,之后再综合考虑商业发展规划及法律风险,最终确定商标的权利布局。

综合策略

司法实践中,很多情况下是在商标权利冲突发生后才会引起商标权人对自己的权利的重视。而且,权利人在处理此类纠纷的时候,更多的情况是头疼医头脚疼医脚;即仅仅着眼于目前的个案解决,而不是从冲突对方的意图、权利人自身整体权利确立和保护的角度去考虑该问题。在这种情况下,如果权利冲突的确是偶发的个案,可能会临时应对成功,不会产生太严重的后果。但在司法实践中,更多情况是冲突对方本身已经开始商标策略布局,而个案冲突仅仅是对方商标策略布局中的某一部分与权利人权利发生的冲突。

在这种情况下,如果仅仅个案应对,很有可能出现打完一场诉讼又有一场诉讼的情况。在经历多次诉讼之后,权利人才会逐渐意识到对方可能有商标策略布局,其真正目的是通过商标注册、转让、诉讼等一些列方式获取特定品牌及商业利益,而非偶发的个别商标权利冲突。如果应对不利,就会出现官司越打越被动,最终会导致无法挽回的品牌及商业利益的损失。即便赢得了个案,但最终也可能会在对方的全盘攻势下输了品牌及商业利益的大局。商标之争如同两军对垒,如果不在整体策略进行布局,失败是很难避免的;即便在个案中全力以赴,也会出现赢得了一场战斗,却输掉了整个战役的情况。

因此,我们建议权利人在考虑商业规划之初,就着手从商标整体布局进行考虑和安排;未雨绸缪,最终取得品牌和商业的双赢。

作者:金诚同达律师事务所上海办公室合伙人刘建强

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