标准必要专利侵权案件中的禁令救济

作者: Manisha Singh Nair、Priya Anuragini,LexOrbis律师事务所
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标准必要专利诉讼中,禁令救济的恰当性是一个极具争议性的问题,在世界上几乎所有的主要法域都引起过激烈辩论。外面喧嚣如是,印度却静如止水,直到近几年单方面禁令在标准必要专利案件中屡屡出现,如今其已成为该国知识产权领域的前沿问题。

小米与爱立信

这个问题引起了不小的波澜:德里高等法院最近发出一项单方面禁令,禁止总部设在中国的电子产品公司小米制造、进口或销售含有任何爱立信移动通信专利技术的所有产品。

不过,一周之后的2014年12月16日,经小米申诉,德里高等法院合议庭柔化了这道严厉的禁令。它允许小米在印度出售某些选定的产品,前提是这些产品所用芯片购自高通。

高通这家美国公司是爱立信的专利被许可人,因而有权使用相关技术。虽然小米要为每件销售的产品支付100卢比(1.60美元)的特许权使用费,但相对于救济所需来说这是一个很小的代价。

尽管德里高等法院很快将于次年正式审理此案,但甚至在未听取小米意见的情况下匆匆授予爱立信临时救济,其方式之仓促在专利界和智能手机行业颇引人侧目。禁令的批评者为小米抱屈,因为爱立信未披露的一个事实在小米申诉期间被公之于众——部分小米产品使用的芯片来自于爱立信的被许可人高通,并未侵权。

疑问

对于标准必要专利诉讼中,尤其是以单方程序授予的禁令救济的有效性和可接受性,此案也提出了疑问。虽然根据专利法,禁令救济是可以采用的,但是,救济措施可能对公平竞争原则造成负面影响,而法院在授予禁令时通常不考虑该原则。

华为与中兴通讯

全面禁止标准必要专利持有者寻求禁令救济并不公平,但是持有者必须先适当地履行某些责任才能行使该特权,华为与中兴通讯正在进行的标准必要专利诉讼突出了这一点。这个发生在两个中国最大的电信硬件制造商之间的案件已由德国的一个地区法院提交给欧盟法院。该案事关华为拥有的一项专利,其对于实施欧洲电信标准协会制定的LTE(长期演进技术)标准是必不可少的。

欧盟法院尚未完成对案件的初步裁定,欧盟法院佐审官建议标准必要专利持有者,特别是那些向标准制定组织作出过承诺以公平、合理和非歧视(FRAND)条款许可第三方使用的持有者,在提起禁止性禁令诉讼之前,应该采取某些具体措施,从而使自己不会被视为滥用支配地位。这些措施包括:书面警告涉嫌侵权者,并向其提出基于FRAND条款的书面许可要约,要约中包含许可费的具体数额及其计算方法。

何时进行谈判

佐审官接下来的意见是:专利化标准已经开始被使用之后,仍然可以进行标准必要专利许可协议谈判;即使谈判不成功,也不能认为涉嫌侵权人的表现属故意拖延,如其要求由法庭或仲裁庭来解决FRAND条款问题。佐审官还告诫,不要将整个标准必要专利的许可谈判进程完全交由当事各方——即专利权人和涉嫌侵权人——自行处置,而要授权欧洲电信标准协会之类的标准化机构来为FRAND许可条款的谈判制定最低条件或“良好行为规则”框架。

最后的解决方案

佐审官没有审查标准必要专利诉讼中单方面禁令的可行性,但其认为禁令救济对于此类许可来说是“不得已而为之的解决方案”;并警告法院在授予禁令救济时,应确保标准必要专利持有者已经履行己方义务。相关法院/司法机构需要从根本上确定涉嫌侵权人是否有“谈判意愿”。毕竟,如果涉嫌侵权人确有“谈判意愿”,那么对其发出禁制令就没有任何意义,也有损于公共利益。很明显,作出这个判断时必须让涉嫌侵权人参与,而不能单方面地根据专利权人在单方程序中的指控来进行。

对于印度法院在标准必要专利侵权案件已经迅捷地授予单方面临时救济,华为案中佐审官的意见可资告诫:若追随之,则标志着印度的标准必要专利相关案件中禁令救济的授予开始迈上新台阶——但愿如此,理当如此。

Manisha Singh Nair是LexOrbis律师事务所合伙人,Priya Anuragini是LexOrbis律师事务所律师

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