中国正成为全球知识产权活动增长的重要推动力,法律执业人员预计这一趋势仍将持续。Vanessa Ip为您报道

然去年一些西方国家的内部政治分歧导致其对外政策发生出人意料的转向,全球知识产权领域近来仍有许多重大的发展,预计会对外国投资者在2017年及以后如何保护、执行和管理其知识产权产生重要影响。

未来几年,法律执业者预计有越来越多中国申请者希望取得海外知识产权。Irell & Manella律师事务所洛杉矶办公室合伙人朱钦文表示,全球专利系统的最重要发展之一是中国公司对专利申请越发有兴趣并且趋向于申请专利。

他表示:“举个例子,近年华为提交的专利申请比世界上其他任何公司都多。这种趋势可能会对全球专利实践向前发展产生重要影响……如今中国公司互相提起美国专利诉讼说明了这种工具可能对于中国企业来说很快就会变得非常重要。”

美国

根据美国法朗克律师事务所的一份备忘录《知识产权展望:2017年案例和趋势跟踪》,在过去几年中,美国最高法院越来越多地参与到知识产权法领域。美国最高法院近期在专利适格性、间接侵权、明确性要求和加重赔偿等领域都作出了标志性判决。法朗克律师事务所预计随着最高法院计划就许多重要问题作出判决,2017年的焦点将重新回到知识产权法。

Irell & Manella律师事务所洛杉矶办公室律师表示,美国知识产权监管实践中,外国投资者需要了解三个重要发展。

首先,美国专利制度中“多方复审”程序仍然很重要,美国最高法院在Cuozzo Speed Technologies 诉Lee案判决中强化了此程序。多方复审是美国专利局用于考虑宣布已授权专利无效的程序。该程序出现不到五年,但在这短短几年内已经成为了美国专利实践中很重要的程序,专利诉讼被告经常就涉诉专利提起多方复审申请。

朱钦文表示,在Cuozzo案中,美国最高法院支持美国专利局认为在多方复审中对专利权利要求应当进行“最大合理解释”,这种标准使得专利权要求不太可能具有新颖性,因此很可能被宣布无效。该案件将会维持多方复审在美国未来的专利实践中的重要地位。

其次,朱钦文还表示,“在Halo Electronics 诉 Pulse Electronics案中,美国最高法院使得专利权人更容易获得‘加重赔偿’,专利权人可以获得实际损失最多三倍的赔偿”。他补充道:“如果被告在侵权时知道涉诉专利,那么被告理论上对于故意侵权负有责任,并应承担加重的赔偿责任。”

Morgan Chu, Partner, Irell & Manella Los Angeles

Irell & Manella律师事务所律师Ian Washburn表示,第三种趋势与有关“适格性”的美国法律相关,特别是软件专利的适格性。“在过去三年中,法院认定了许多软件专利‘不能取得专利’,因为抽象的观念不能适用专利保护,”他表示。“但是去年,负责审理专利案件的上诉法院推翻了几个下级法院有关无法取得专利权的判决。这可能会减少无法取得专利权的判决数量,因此对于专利权来说是一个可喜的发展,特别是对于软件专利进行了大量投资的实体。”

就2017年的变化来说,可能最值得关注的年度专利案件是TC Heartland 诉Kraft Foods案,美国最高法院有可能在接下来几个月内做出判决。

普衡律师事务所帕罗奥多办公室知识产权业务全球联席主席Yar Chaikovsky表示:“在本案中,法院会就专利侵权诉讼是否限于被告居住地、或侵权行为发生地以及固定办公场所所在的司法辖区作出判决。”

“虽然最高法院在过去作出的判决对专利诉讼的被告有利,但目前无法完全确定最高法院是否将会利用本案打击专利流氓业务。TC Heartland案必定会对中国公司以及它们可能受到司法管辖的地方产生影响。”

Yar Chaikovsky Global Co-chair of IP Practice Paul Hastings Palo Alto

美国德普律师事务所纽约办公室公司知识产权组合伙人Henry Lebowitz表示,美国知识产权的另一重要发展是外观设计专利的日益重要。关于大量苹果和三星间正在进行的诉讼,他表示:“苹果手机仅申请并取得了很少的外观设计专利。执行这些专利的诉讼非常多。如果我是一家希望保护我的知识产权的中国公司,我会积极寻找在美国取得外观设计专利的机会。”

Lebowitz表示,在过去,科技公司最重要的专利类型是发明专利,但是外观设计专利的重要性也日益增强。“总体来说,取得外观设计专利更加容易和便宜。因为这是法律较新的一个领域,它也可以为公司提供具有竞争力的优势。”

Henry Lebowitz, Partner, Debevoise & Plimpton New York

美富律师事务所香港办事处合伙人孙川提醒道,考虑交易结构、尽职调查和所有相关法域的监管审查环境,对于计划在海外收购技术(例如专利、专有知识等)的中国公司而言是至关重要的。

“在开始收购海外技术之前,中国投资者需要根据其商业目标和可用资金来确定最合适的交易结构,即中国投资者是打算通过转让的方式收购有关技术的全部所有权,还是通过许可的方式取得使用有关技术的有限权利,”孙川表示。“前一种方式能让中国投资者获得完整的所有权但可能增加前期成本;后一种方式一般前期成本较少,但许可人施加的限制有可能会影响被许可人的经营灵活度和最终在商业上能取得多大成功。”

中国投资者需要关注的第二个问题是尽职调查,即对有关技术的范围和状态进行审查。需要考虑的问题包括现有所有权人的所有权程度,任何侵权风险,第三方权利等。“简而言之,技术尽职调查使中国投资者(1)知道他们购买或者被许可的技术为何,(2)评估相关风险,以及(3)更好地评估相关技术的价值,”孙川表示。

“中国公司收购海外技术的一个重要动机是将该等技术带回中国,并且为中国市场创造本土化的产品或服务,”他补充道。“为了成功达到这个目的,中国公司需要特别注意中国和相关境外法域有关技术收购或许可的法律法规,以确保有关交易的合规性。”

Sun Chuan, Partner, Morrison & Foerster Hong Kong

“举例来说,假设被收购的技术是美国企业所有并涉及到敏感技术,那么有关交易可能会触发美国外国投资委员会审查,美国的制裁和出口控制法律也可能会适用。相似的,如果将该等技术进口到中国,无论是通过收购还是许可的方式,中国公司需要检查该等技术根据中国技术进出口有关规定是属于禁止进口类、限制进口类还是自由进口类的技术。进口限制类进口技术需要事先获得中国商务部的批准,而进口自由类进口技术则需将相关协议在中国商务部进行登记。”

朱钦文补充道:“在向专利投入大量资产之前,中国公司应当确保具有美国专利权评估专业技能的人参与其中。有时候看起来很有价值的东西可能事实上并非如此,反之亦然。”

Merchant & Gould律师事务所明尼阿波利斯办公室合伙人吴彤表示,如果专利收购的目的是为了运用专利发明,即在美国制造和销售,那么进行排除检查看看该专利发行的运用是否会与其他专利产生纠纷是非常重要的。“与中国专利相比,美国专利的权利要求常常更广泛。竞争者的专利覆盖的范围可能比其产品或程序覆盖的范围更广。”

Future Motion诉常州市菲思特国际贸易有限公司案正说明了进行产品排查的重要性。在本案中,一家中国公司在贸易展会上展出其产品,原告提起了单方程序。原告成功获得了临时性禁令,中国公司的展位被美国联邦警察突袭查抄。

“本案说明了知识产权所有者在美国可以针对中国公司提起破坏性诉讼的容易,以及无论案件性质如何,对专利权人的不利影响都很小,”吴彤表示。“对于计划在美国销售产品的中国公司来说,积极采取措施避免骚扰诉讼是很重要的。”

Wu Tong, Partner, Merchang & Gould, Minneapolis

2016年,商标领域的一个重要发展是国际贸易委员会(ITC)对专利侵权之外的知识产权和商业问题的关注度越来越高,美迈斯律师事务所洛杉矶办公室顾问Tony Beasley说道。“国际贸易委员会不是法院,但它是拥有调查进口商品法定权力的独立行政机构,”他表示。“最常见的情况是,国际贸易委员会调查进口商品是否是侵权专利并因此对国内产业造成损害,但是近期,国际贸易委员会也越来越关注有关其他类型知识产权的盗窃投诉,比如,商业秘密和商标。”

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瑞士产地标签新规

在瑞士,2017年1月1日,有关“Swissness”的新法开始生效。新的法律法规将会判断商品和服务在哪些条件下可以被贴上瑞士的产地标记(比如“瑞士制造”、“瑞士品质”或者瑞士十字。

Philipp Groz
Philipp Groz

“上述法案制定的原因之一是在过去,在瑞士销售的中国制造商品经常带有瑞士产地标记,比如在正面有瑞士旗帜,”Schellenberg Wittmer律师事务所苏黎世办公室合伙人Philipp Groz表示。

他表示,将来,新的Swissness法律不允许这种情况发生,该法律要求带有瑞士产地标记(或者有类似标记,如“瑞士风格”)的商业产品的制造成本必须至少有60%是在瑞士产生的,并且确定该产品基本特征的行为必须是在瑞士进行的。

“不符合这些规定的中国进口商品可能会在海关被查封,并且向瑞士进口、提供或销售这些商品都是违法的,”Groz表示。“这会对希望在瑞士销售产品的中国制造商和供应商产生重要影响。”