知识产权共有及权属约定不明的法律风险

作者: 刘建强,天驰君泰律师事务所
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着知识产权意识的提高及企业间合作的加强,越来越多的企业开始通过合作开发的方式研发新产品参与市场竞争。一方面更多的合作开发促进和刺激了新技术的研发,另一方面因合作开发的知识产权权属约定不明而产生的问题也不断浮现。除技术合作开发外,在合资、合作企业及企业并购过程中,也有不少因知识产权权属约定不明产生的纠纷。

刘建强 Frank Liu 天驰君泰律师事务所 合伙人 Partner Tiantai Law Firm
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权属约定不明的情形。企业在初始阶段往往合作意愿更为强烈,容易忽视对权属约定不明的法律风险防范。尤其在遇到比较热门且紧迫的项目,不少企业考虑的都是先合作把项目拿下再说。在这种背景下,双方在合作协议中对可能涉及的知识产权归属往往简单约定为共有关系。但具体如何共有,哪一方享有哪些具体权利承担哪些具体义务,往往约定不明。等后期业务发展到一定程度,就可能因合作各方对知识产权在生产、销售、许可等方面的具体权利行使理解的不同而产生商业利益的不平衡,进而产生纠纷。

此外,在合资企业、合作企业中,除了部分知识产权来源于其股东的出资或许可,企业在合资、合作期间也会产生新的知识产权。但不少合资、合作企业并未在协议中详细约定在协议终止时知识产权的归属情况,这样就容易在合资或合作终止,尤其是提前终止时,因知识产权归属不明且无法达成一致而产生纠纷。

权利共有或约定不明的风险。在双方或多方共同开发的项目中,不少企业在协议中约定共享合作开发产生的知识产权。此外,若各方对共同开发知识产权的权利归属约定不明,且各方均参与了项目开发,也容易出现知识产权共有的情况。知识产权的共有可能涉及商标、专利、商业秘密以及其他类型的知识产权。从法律角度看,知识产权共有的风险更多是在知识产权共有人未协商一致的情况下各自行使权利时产生的,而非在合作初期对权属的争议。

在对共有知识产权行使权利时,一方很难对另一方行使权利的方式做过多限制。此外,知识产权作为无形资产具有低成本无限复制的特点;除了权利人自己使用之外,一般情况下各方共有人都有权许可他人使用;在对外许可时若对许可的条件、范围、地域等无法达成一致,也会最终影响共有人各自的商业利益。此外,对于共有的商业秘密,某一共有人若有意或无意的泄密,可能会导致商业秘密最终丧失其价值的严重后果。再次,共有知识产权在转让时,若共有人无法达成一致,无论一方是否最终将其知识产权转让给第三人,都可能产生相应的纠纷。

合资、合作企业的知识产权虽然不一定以共有方式存在,但若因特殊情况导致合资、合作企业因协议提前终止而解散,就会涉及股东双方对企业存续期间产生的知识产权的权属分割、确认问题。这种情况下也会面临类似共有知识产权约定不明所产生的法律风险。

建议及防范

无论是主动形成的权属共有(例如合作开发项目时各方约定的知识产权共有),或者是被动形成的权属共有(例如因继承产生的或合资企业解散而产生的知识产权共有),在后续权利的使用、许可或转让时若无法达成一致,均存在较大的法律风险。

因此,从法律风险防范的角度看,首先建议企业在合作中尽量避免采用对知识产权共有的方式。作为替代方案,可以考虑一方独立拥有知识产权,并不可撤销地在一定时间、地域范围内许可另一方以独占、排他或普通许可的方式使用知识产权。

对合资、合作企业而言,在最初签订合资、合作协议时,不仅要考虑股东对新成立企业的知识产权许可,还要考虑将来万一发生协议终止或提前终止时,对企业在合资、合作期间产生的知识产权应如何分配。

此外,在并购目标公司时,也需要对目标公司的知识产权情况进行详尽的专项尽职调查,以避免收购后可能因知识产权权属问题而产生纠纷。

综上所述,基于知识产权作为无形资产的特殊属性,以及共有知识产权产生的法律风险,建议企业尽量明确各自的知识产权权属,选择以灵活多样的许可替代具有相对较高法律风险的共有方式。在不得不采取共有方式的情况下,也要以明确具体的权责划分减少将来在权利行使时可能产生的风险,为企业的后续发展铺平道路。

天驰君泰律师事务所合伙人刘建强

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