知识产权审计:充分利用你的IP资产

作者: Manisha Singh、Raashi Jain,LexOrbis律师事务
0
1035

全球向知识经济转变,IP的重要性直线上升,成为当今世界商业中不可或缺的部分。而在几十年前,由于公司未能意识到IP的重要性,它们更关注房屋、工厂和机器等有形资产,并不关注商标、著作权、专利和地理标识等无形资产。现在,对IP及其重要性的认识使得IP审计概念变得重要。

IP审计是系统性地评估公司拥有的IP及相关风险和机遇。IP审计涉及对公司已拥有、使用和取得的IP进行分析,以及如何管理、维持和使用。IP审计评估IP资产并解释公司可以如何使用IP以推动实现商业目的和目标。它还有助于找出并发掘未使用的IP资产的最佳潜力。IP审计有助于审查、保护和促进IP,是实施IP资产管理的最佳实践做法。

为什么要IP审计?

与有形资产一样,必须要识别、保护和维持IP以使其价值最大化,减少第三方滥用的可能性并防止意外损失。对无形资产进行彻底的检查和分析是非常重要的,因为它使得公司可以确定其IP资产并就此进行决策,它还可以使IP资产面对的任何危险或可能的侵权行为浮出水面。

Manisha Singh LexOrbis律师事务所 合伙人
Manisha Singh
LexOrbis律师事务所
合伙人

从陶氏化学案例中可以看出IP审计的重要性。1994年,陶氏化学通过IP审计,舍弃不需要的专利节省了5000万美元的税费和专利维持费,另外取得了2500万美元的专利许可收入。同样,IBM自1993年起通过许可其非核心技术取得了10亿美元的收入,如果IBM没有进行IP审计,那么这些技术就不会被许可。

1998年劳斯莱斯交易案进一步强调了IP审计的重要性。1980年,劳斯莱斯股份有限公司向英国维克斯集团出售了劳斯莱斯汽车制造公司。1998年,维克斯集团决定出售劳斯莱斯汽车制造公司,在竞标中大众公司的出价高于宝马。但是随后大众意识到他们只是购买了劳斯莱斯的工厂、飞翔女神标志和进气格栅散热器标志,但是品牌和商标仍然是属于母公司劳斯莱斯股份有限公司。之后在同一年,劳斯莱斯股份有限公司许可宝马使用其品牌和商标,许可费为4000万英镑(6250万美元)。

如何进行IP审计?

采用的审计类型取决于审计目标和范围,因此进行IP审计首先要确定目标和范围。随后是任命审计团队。对于团队的组成没有硬性的规定,不过其组成应当很谨慎,并牢记审计目标。IP审计团队应当由法律顾问、管理人员以及在涉及技术问题时具有技术知识的成员组成。

审计团队应当收集与公司相关的信息。审计团队可以向员工发放问卷,员工应当使审计团队清楚了解公司的业务范围和程度、产品和服务类型及其与IP的关系、内部政策和程序、与过去交易相关的信息。

下一步是准备审计方案,明确目标、范围、预计时间表、预算和审计方案各领域的负责人。审计团队应当制作清单以确保审查过程中没有遗漏任何方面。

Raashi Jain LexOrbis律师事务所 律师
Raashi Jain
LexOrbis律师事务所
律师

审计团队必须审查内部政策和程序,以及公司日常执行的保密程序。比如,新颖性是授予专利的必要条件。未能保守有关发明的秘密可能会导致公司丧失专利权,从而导致商业损失。必须制定相关政策以确保员工只有在有必要知悉的情况下才能获得信息。审计团队必须识别确认IP资产并确定其所有权和法律状态。

审计团队必须审查公司在签署合同时遵守的程序。如有必要,公司法务和技术主管应当在合同定稿前一同审阅,以确保公司的权利得到了适当保护。审计团队还必须分析劳动合同、销售协议或合作销售协议、特许合同等协议以及诉讼相关文件。

IP审计完成时应当出具审计报告。这份报告首先应当介绍审计目标、审计方案以及审计方式和分析结果。审计报告应当说明公司拥有的每项IP资产并说明取得日期、开发者、证书(如有)、转让、转移以及是否进行注册。审计报告还应当说明审计团队遇到的任何缺陷,以及改正这些缺陷或问题可以采取的方法。IP审计可以发现公司侵犯第三方权利的IP。发出侵权警告可以使公司采取预防措施,比如取得许可或至少可以评估其责任和抗辩理由。审计报告是高度保密的文件,应当只能提供给公司及其员工。

总结

在当今世界,公司将IP审计看做一种自我评估形式,在这个过程中评估自身的资产,决定利益最大化的方案,并在不断变化的经济和法律环境中跟上其资产价值的变化。公司成功的一个极其关键因素是充分认识公司持有的IP并理解和利用其真正价值。

公司应进行定期的IP审计,以确保公司及其员工遵守审计报告中提出的建议,并遵守了公司的政策、指南和程序。一旦完成了全面的IP审计,公司只需定期花很少的精力和费用审视公司的IP资产并根据公司需要作出适当的决策。

作者:LexOrbis律师事务所合伙人Manisha Singh,律师Raashi Jain

LexOrbis_Logo-2014

709/ 710, Tolstoy House, 15-17 Tolstoy Marg New Delhi – 110 001 India

电话: 91 11 2371 6565

传真: 91 11 2371 6556

电子信箱: [email protected]

[email protected]

www.lexorbis.com