知识产权对外转让有关工作办法

作者: 冯超,天达共和律师事务所
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着高科技领域的国际竞争日益激烈,主要国家纷纷加强了对核心技术的保护。2018年3月18日,国务院发布的《知识产权对外转让有关工作办法(试行)》(下称《办法》)是中国政府首次以完善国家安全体系为主要立法目的颁布的关于知识产权跨境转让进行规制的法规,该《办法》对于涉及技术转让的跨境并购带来的影响值得高度关注。

冯超 天达共和律师事务所 知识产权部负责人、合伙人
冯超
天达共和律师事务所
知识产权部负责人、合伙人

主体范围。《办法》规定其审查针对中国单位或者个人将其境内知识产权转让给外国企业、个人或者其他组织的行为,不包括外国主体转让境内知识产权的行为。由于大多数跨国企业都将知识产权注册在外国母公司名下,因此国籍主义标准可能导致作为知识产权注册人的跨国企业向其他境外主体转让知识产权时候不受《办法》规制,使跨国公司较容易规避本条款。与《办法》有所不同,《专利法》第20条就对外专利申请的保密审查范围则采用发明完成地主义,即任何单位和个人在中国完成的发明均受该条款规制,其对于对外专利转让交易的影响值得注意。

客体范围。《办法》规定其审查的客体包括专利权、集成电路布图设计、计算机软件著作权以及植物新品种四种知识产权。此外,《办法》以“等”字代表其他可能潜在的需审知识产权。与已实施近20年的《技术进出口管理条例》(下称“《条例》”)相比,《办法》明确增加了集成电路布图设计、计算机软件著作权等客体,体现了其进一步扩大客体审查范围的趋势。同时,《办法》没有列明技术秘密属于审查客体,增加了业界对于技术秘密审查程序及《办法》与《条例》衔接问题的担忧。此外,对于商标、软件著作权以外的其他作品等客体是否属于审查对象也亟需明确。

转让行为。《办法》规定的跨境转让行为有三种:即权利人变更、知识产权实际控制人变更以及知识产权独占许可。在上述三种转让行为之外的其他转让行为,比如普通实施许可或者排他性实施许可,则不受《办法》规制。值得注意的是,普通实施许可或者排他性实施许可,仍然需要受到《条例》规制,并需依《条例》向国务院外经贸部门提出申请,由国务院外经贸主管部门会同科技管理部门进行审查。但是,《办法》对于除了上述技术交易之外的其他技术流出行为,比如设备转让或者技术展示等并未做规定。

审查内容。《办法》规定了两大类审查内容,即对国家安全的影响和对重要领域核心关键技术创新发展能力的影响。《办法》公布后,地方政府陆续出台了本省的实施细则,根据江苏、安徽等省发布的地方法规,两大类审查的内容主要包括:

  1. 技术创新发展能力审查,包括知识产权有效性、存续期与技术出口相关性等一般性审查以及是否属于重点领域核心关键技术、对我国重点产业重要领域核心关键技术知识产权布局的影响、是否符合我国软件产业政策、是否能带动大型成套设备高新技术产品生产合作,以及是否存在显失公平等问题。
  2. 国家安全影响审查,包括对国家安全、经济安全、信息安全的影响、社会公共利益的
    审查和评估。

上述问题总体而言,范围较广、规则较粗,可能导致在适用方面存在模糊和过于宽泛的问题,以致审查监管部门的适法存在较大的空间。特别是在外国企业并购中国高科技企业的项目中,此类风险可能明显增加,值得充分注意。

风险规避。对于有关转让行为以及相关并购项目,为了将风险降至最低。跨国企业可能考虑采取的对策包括:

  1. 充分自查。对于自身的技术领域是否涉及国家安全、经济安全、信息安全以及关键技术应当充分参考《限制出口技术目录》和《禁止出口技术目录》,充分理解和评估对外知识产权转让的风险以及转让在并购项目中的地位和作用以及交易的必要性,并确定合理的转让内容。
  2. 理解评估步骤和时间。对于需要对外转让的知识产权,则应该充分理解知识产权转让的评估步骤,提早进行申请准备。根据公布的地方性法规,有关审查的时间大致在30天以内。因此转让当事人双方应该充分预估时间,并与并购项目整体安排相衔接。

天达共和律师事务所知识产权部负责人、合伙人冯超

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