立体商标注册

作者: 何为,万慧达知识产权
0
220

中国法院的司法实践随着时代发展不断变化

“立体商标”可分为两种:一种是仅体现产品形状(纯粹产品形状)的商标,另一种是由三维标志和另一具有显著特征的要素(例如文字或图案)所构成的标志组合(形状组合)。

纯粹产品形状

商标
何为
合伙人
万慧达知识产权

将产品形状注册为立体商标是品牌所有人的终极目标,但这一目标的实现随着时间推移已愈发困难。通过回顾涉及将纯粹产品形状申请注册为立体商标的司法判例,我们可以发现法院倾向于重点审查标志的显著性,而非形状的功能性。

司法实践的发展以时间为序主要可划分为三个时期:

(第一个时期)2010年以前:创新即显著。对于传统商标而言,具有独特性与创新性的商标通常就会被认为具有显著性。在北京市第一中级人民法院于2007年判决的费列罗巧克力商标案中,法院裁定费列罗申请注册的巧克力包装立体商标并非行业内常见的外观设计,具有创新性。因此,该商标能够起到区分产品来源的作用,具有固有显著性。

有趣的是,尽管后有第三方对费列罗的上述立体商标注册提起了无效宣告请求,但法院仍维持该注册有效。究其原因可能与最高人民法院早前在另一起不正当竞争案中依据使用获得显著性对费列罗巧克力的前述包装给予保护不无关系。由此可见立体商标依据反不正当竞争法获得保护的情况可以作为该立体商标后天显著性的证明。

(第二个时期)2010年至2012年:创新性不足以认定显著性。2010年之后,业界对于能否仅凭产品形状的创新性或独特性认定显著性争论不已,其中两个著名的代表性案例为:三叶草案(图1)和芬达案。

这两个商标申请均被北京市高级人民法院(“北京高院”)二审驳回。北京高院在于2010年和2011年作出的二审判决中对立体商标的审查规则做出了如下修正:

(a) 显著性的认定应考虑商标与其指定使用商品或服务之间的关系。

(b) 产品形状的创新性或独特性不足以证明商标必然具有显著性。

(第三个时期)2013年以后:商品形状或包装形状不具有固有显著性。2013年雀巢的酱油瓶案是一个里程碑式的案件。北京高院通过本案进一步制定和完善了立体商标后天显著性的认定规则:只有在商标申请人和三维标志之间建立起唯一且稳定的对应关系的前提下,方能认定立体商标通过使用获得了显著性。

基于上述判例,2016年底,最高人民法院发布了《最高人民法院关于审理商标授权确权行政案件若干问题的规定》(《最高法规定》),其中第9条规定,仅以商品自身形状或者包装形状作为三维标志申请注册商标,即使该形状系申请人所独创或者最早使用也并不能当然导致其具有商标的显著特征,只有在该形状经过广泛或长期使用、相关公众能够通过其识别相关商品来源的情况下,方可认定其具有显著特征进而获得保护。

形状组合

鉴于将纯粹产品形状注册为立体商标的难度日益增加,品牌所有人转而采用其他的折中方案:即先注册形状组合(通常采用“纯粹产品形状”+“品牌名称”的形式)。但即使商标的显著性通常是从整体上判断(2016年《最高法规定》第7条),在实践中这一做法的可行性也日渐式微。

就立体形状组合商标而言,法院侧重审查基于立体形状所添加的视觉要素是否具有显著性。

2013年,北京高院在芝华士案二审中(图2)认定诉争商标瓶身的“CHIVAS REGAL”字样和瓶底的狮子图案仍不足以将该立体商标同常用的威士忌酒瓶区分开来,因此驳回了商标申请。

在巴黎之花(Perrier Jouet)案(图3)中,申请注册的立体形状组合商标由立体的香槟酒瓶和花朵图案两个要素构成。北京高院在其2014年作出的终审判决中同样认定三维形状与图案的组合不具有显著性。

北京高院审理指南。此后通过大量的司法判例,2019年4月,北京高院在其发布的《商标授权确权行政案件审理指南》第9.8条中确认:“……一般情况下不能仅因该商标含有文字或者图案等其他要素,即认定其具有显著特征。”

如何应对?

综上所述,我们可以得出以下结论:鉴于原则上法院倾向于认定立体商标(尤其是纯粹产品形状的立体商标)缺乏固有显著性,因此证明其通过使用获得后天的显著特征就成了品牌所有人获得立体商标注册的唯一选择。但是,由于知名度证据的门槛极高,所以证明后天显著性亦非易事。在实操中更为可行的折中方案似乎是先依据反不正当竞争法获得司法保护(在现实中,依据反法寻求给予形状司法保护更为容易,如费列罗案所示),进而再争取法院对立体商标后天显著性的认可。

何为是万慧达知识产权合伙人。其联系方式为电话+86 10 6892 1000转378 以及电邮[email protected]