签订技术转让合同应注意的法律问题

作者: 王霁虹、方兴,国枫凯文律师事务所
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术转让合同已成为资源、能源项目中的重要内容。笔者发现,在技术转让过程中,若干法律问题往往被合同双方尤其是技术引进方所忽视。

王霁虹 Wang Jihong 国枫凯文律师事务所 执行合伙人 Executive Partner Grandway Law Offices
王霁虹
Wang Jihong
国枫凯文律师事务所
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技术进出口的限制

涉外技术转让应当注意一些特别规定。国家根据《中国禁止出口限制出口技术目录》和《中国禁止进口限制进口技术目录》对技术进出口进行管制:列入禁止目录的技术不得进出口;对于列于限制目录的技术,国家实行许可证制度。

此外,专利权或专利申请权转让给外国人、外国企业或外国其它组织的,还需在对外经贸管理部门办理审批手续,取得技术出口许可证(限制出口类)或办理技术出口登记证(自由出口类)。

企业,特别是敏感行业的企业,在进行涉外技术转让时应注意比照该目录,防止转让合同因违反强制性规定而被认定为无效。

技术权利归属

技术转让一般包括专利申请权、专利权、专有技术(know-how)和专利权实施许可等的转让。一些案例表明,技术转让方是否具有转让权是解决技术转让纠纷最为常见而又关键的问题之一。

专利权存续时间长达20年,又可转让、许可、质押。交易双方可以通过向专利管理部门进行查询来核实专利权的所有权状况。但是,专利许可权的状况一般只能根据转让人从他处取得专利许可的合同约定来判断。如果涉及国外的专利许可和外国法律,判断许可人是否具有许可权的难度将更大。目前,专利的转让和许可经常涉及专有技术的转让和许可,而专有技术并无像专利权一样的登记公示制度,在确认权利归属时相对更难。

笔者曾参与某技术引进纠纷的处理。该纠纷所涉及的技术权属沿革极其复杂,且涉及悬而未决的权利归属争议。该客户曾分别聘请两家美国律师事务所对转让方是否具有许可权进行调查,调查结论却并不完全相同。这充分说明了在涉外技术转让中权利归属确认的复杂现状。

因此,我们建议企业在签订技术转让合同时,首先要对拟转让技术的权利状况进行核实;其次,要在合同中设置转让方权利担保承诺条款,并同时约定相应损失赔偿的计算方法、违约责任以及发生第三方侵权的处理方案;最后,在合同履行中要注意保留与转让方的往来书面文件,如果发生纠纷,可以作为向转让方进行索赔或以善意第三人身份对抗权利方要求的证据。

方兴 Fang Xing 国枫凯文律师事务所 律师助理 Legal Assistant Grandway Law Offices
方兴
Fang Xing
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担保事项

技术合同中,技术转让方一般会做出一些担保性承诺,例如性能担保和权利担保。“性能担保”是指技术转让方对于技术可达到的产量、品质等指标所做的保证。为保证性能担保条款的操作性,双方需约定以下事项:(1)明确、具体的性能指标;(2)性能测试的时间、方法和可以接受的误差范围;(3)不能达到约定性能指标的补救措施及违约责任等。

“权利担保”是指,转让方应当保证对技术所有权和许可权的合法享有,以及技术本身或其应用不侵犯第三者权利。实践中,不侵权担保的地域范围和责任范围往往是双方谈判的焦点。一般情况下,我们建议受让方考虑技术的使用范围、产品的销售区域、企业利用该技术的发展规划等因素,提出更为切合实际的不侵权担保范围要求,以免谈判陷入僵局。

改进条款

对于改进(技术的完善、提高、优化,在此统称“改进”)的权利归属、改进的许可使用等相关问题的约定,构成技术合同中的改进条款。

界定改进范围。双方应当事先在合同中明确哪些技术上的改进属于约定的改进范围,当合同涉及继续授权条款和/或回授条款时尤其如此。如不明确、具体地约定改进范围,将极大地增加双方对于技术上的改进是否属于约定范围产生争议的可能性,进而对是否能够适用继续授权条款或回授条款产生争议。

明确权利归属与使用。对于改进的转让和许可一般应是相互的,双方需明确约定转让方和受让方的改进是否可相互授权使用、时限及费用等问题。需特别注意的是,对于已达到可以单独申请专利的改进,双方需特别约定专利申请权是否可相互授权使用。

注意披露义务。改进方需承担及时向对方披露的义务,并提供相应的技术资料。特别是在“改进池”式的许可中,披露义务显得尤为重要。

“改进池”是指,许可人将技术授权许可给多个被许可人,并约定许可人与多名被许可人所做的技术改进在其共同组成的团体中相互、交叉授权许可使用。

王霁虹是国枫凯文律师事务所执行合伙人;方兴是国枫凯文的律师助理

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