集成电路布图设计的被许可人的诉权

作者: 杨奕、陈扬,君悦律师事务所
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然近年来中国集成电路产业的发展有所推进,但自主创新环节仍薄弱,较依赖进口,因此中国企业通过境外权利人许可的方式使用、制造集成电路仍是常见的商业模式。当遭遇侵权时,境外权利人赴中国维权的成本较高,由被许可人(如中国企业)出面维权较为方便。因此被许可人可否仅因签署许可合同就取得权利人的诉权,是一个现实问题。基于此,本文将简单梳理集成电路布图设计被许可人的诉权问题。

杨奕 BLAKE YANG 君悦律师事务所资深律师 Senior Associate MHP Law Firm
杨奕
BLAKE YANG
君悦律师事务所资深律师
Senior Associate
MHP Law Firm

集成电路同时兼有著作权和专利权的双重属性,但又有其特殊性。首先,集成电路是一种布图设计,就布图设计的表现形式而言接近著作权中作品的性质,但该种布图设计又兼具工业实用性,与著作权只保护表达不保护实用功能的精神相悖。其次,集成电路的核心在于工业实用性,与专利权接近,但集成电路的更新换代主要是通过不断减小光刻线条的宽度以不断提高集成规模,因此对其创新迭代的要求仅需达到“非公认常规设计”,而不需达到专利上的“创造性”要求。为此,世界各国以及TRIPS协议均对集成电路布图设计采用专门法保护。

中国立法对集成电路布图设计仅是在行政法规和部门规章层面进行保护,主要为国务院公布的《集成电路布图设计保护条例》和国家知识产权局公布的《集成电路布图设计保护条例实施细则》,并未像专利、商标、著作权那样在法律层面予以保护。对于知识产权被许可人的诉权问题,商标法、专利法、《集成电路布图设计保护条例》均规定了当知识产权侵权行为发生时,对应的知识产权权利人或利害关系人均有权向人民法院起诉(著作权则无类似规定)。但对于如何界定“利害关系人”,被许可人是否必然构成“利害关系人”的问题,各自对应的司法解释有不同规定。

尽管集成电路兼具著作权和专利权二重属性。但在被许可人诉权的问题上,主要参照专利权。根据最高人民法院的规定,诉前停止侵权行为的申请应当参照《最高人民法院关于对诉前停止侵犯专利权行为适用法律问题的若干规定》(《专利权诉前禁令规定》)执行。

陈扬 CHANCY CHEN 君悦律师事务所律师 Associate MHP Law Firm
陈扬
CHANCY CHEN
君悦律师事务所律师
Associate
MHP Law Firm

《专利权诉前禁令规定》第一条规定,发生专利权侵权时,诉前停止侵权行为的申请可以由被许可人提出:独占实施许可合同的被许可人可以单独向人民法院提出申请;排他实施许可合同的被许可人在专利权人不申请的情况下,可以提出申请。尽管《专利权诉前禁令规定》第一条是针对诉前禁令的申请而非诉权本身,但结合第十二条“专利权人或者利害关系人在人民法院采取停止有关行为的措施后十五日内不起诉的,人民法院解除裁定采取的措施”,可以看出,第一条实际上赋予了独占实施被许可人和排他实施被许可人的诉权。《专利权诉前禁令规定》对于普通实施被许可人是否可以提出诉前禁令申请语焉不详,对于普通实施被许可人是否享有诉权的问题亦不明确。

对于商标权的被许可人申请诉前禁令,亦与上述专利权的规定类似。但是在《专利权诉前禁令规定》之后出台的《最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》(《商标司法解释》)进一步明确了普通被许可人诉权的规则,即“普通使用许可合同的被许可人经商标注册人明确授权,可以提起诉讼”。该规定要求基于明确授权,换言之,若普通许可合同中未明确约定被许可人的诉权且被许可人未能事后取得授权,普通被许可人无法提起诉讼。

是否可以将商标权被许可人的诉权规则简单类推适用至专利权和集成电路布图设计,从而解决普通被许可人诉权的问题?我们认为尽管在学术界颇有争议,但从确立被许可人诉权的功能、目的及规则均较为相似的角度看,可以类推适用。另外,相关案例显示,基于知识产权的特殊性和通行国际实践,法院对于知识产权权利人基于意思自治处分诉权较为尊重。因此,被许可人不妨将诉权行使规则写入许可合同,以便填补法定诉权的空白、降低未来维权工作的不确定性。

作者:君悦律师事务所资深律师杨奕、律师陈扬

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