马德里国际注册商标保护的局限性

作者: 赵明珠,三友知识产权代理有限公司
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于注册商标权维权的过程中,需判断被控侵权产品与权利人注册商标核定使用商品是否构成相同或类似。笔者现结合实际代理的案例,讨论国际注册商标核定恰当商品名称的重要性。

赵明珠 Claire Zhao 三友知识产权代理有限公司 律师、商标代理人 Associate, Trademark Attorney Sanyou Intellectual Property Agency
赵明珠
三友知识产权代理有限公司
律师、商标代理人

商标确权是商标维权的前提。提交商标注册申请时,申请人需使用能恰当表示商标实际使用商品并符合官方商品审查标准的用语。中国《商标法》第22条规定:“商标注册申请人应当按规定的商品分类表填报使用商标的商品类别和商品名称”。实践中,直接向中国商标局递交的注册申请中,未列入《类似商品和服务区分表》的宽泛用语商品描述难以被商标局接受。但是,通过马德里国际注册指定中国的领土延伸申请中,宽泛用语却常能被接受,如,第九类解释用语“科学、航海、测量、摄影、光影、光学、衡具、量具、信号、检验(监督)、救护(营救)和教学用装置及仪器”便能在国际注册指定中国的申请中被接受。这些商品虽然能获准注册,但在中国进行商标维权过程中,权利人需花费很多精力去解释这类商品名称的内涵和外延,从而确定商标专用权保护范围。

本公司代理的一起商标侵权纠纷案中,我方当事人(商标权利人)是世界上著名的阀门生产企业。权利商标通过马德里国际注册指定中国的方式在中国在第7类商品获准保护,核定使用商品不是“valves(阀门)”,而是“Pneumatic and hydraulic apparatus and instruments for controlling and tuning as well as parts thereof(气压、液压控制调节用具和设备及其部件)”,该项商品名称用语非常宽泛,商标局公开的商标档案中没有列明指定商品类似群组。

被告在第七类“阀门”商品上使用了与原告注册商标完全相同的商标,且在第七类的“阀”商品上拥有注册商标,该商标注册申请日晚于原告权利商标的注册日期。原告提起商标侵权之诉的同时,对被告注册商标提出了无效宣告请求。

《商标法》第57条规定:“有下列行为之一的,均属侵犯注册商标专用权:(1)未经商标注册人的许可,在同一种商品上使用与其注册商标相同的商标的;(2)未经商标注册人的许可,在同一种商品上使用与其注册商标近似的商标,或者在类似商品上使用与其注册商标相同或者近似的商标,容易导致混淆的;……”。

根据上述规定,基于注册商标权进行商标维权时,需判定被告侵权产品与注册商标核定使用商品是否构成相同或类似。

无论在该侵权纠纷案还是相关的确权案中,最大争议焦点都是被控侵权商品“阀门”与权利商标核定商品“气压和液压控制、调节用具和设备及其部件”是否构成类似商品。根据商务印书馆有限公司出版的《新华汉语词典》以及相关工具书中对阀门的定义,阀门是“管道、泵或其他机器中调节和控制流量、压力和流动方向的装置”,与权利商标核定使用商品“气压、液压控制调节用具和设备及其部件”高度契合,前者属于后者范畴。但是,被控侵权人坚称“阀门”和权利商标核定使用商品不属于同一类似群组,以商标局编写的《类似商品和服务区分表》为判断类似商品的标准,它们不应构成类似商品。

为便于法官和审查员作出决定,代理律师不得不从产品概念、功能、用途、消费对象、生产部门、销售场所等方面去论证双方商标指定商品构成类似,并提交了大量相关证据。权利人代理律师还尽力说服审查员及法官双方商标指定商品属于同一类似群组。最终,两件商标使用商品被判构成类似。

该案促使笔者更加深刻体会到,为便于维权,国际注册商标指定中国的领土延伸保护申请中一定要使用具体的商品名称,尤其要谨慎选择类似群组的名称。同时为具体商品名称的类似群组名称可以申报(例如,2507群组名称“鞋”,具体商品名称序列号:*250130);但大多数类似群组的名称用语过于宽泛,若指定这类商品用语,维权过程中将会产生原本不必要的举证负担。

另一选项

事实上,由于直接向中国商标局申请商标的审查期限远远短于国际注册指定中国的审查期限,与国际注册指定中国领土延伸保护相比,笔者更推荐申请人委托专业代理机构直接向中国商标局提交申请,以利于快速获得恰当的商标保护范围。

作者:三友知识产权代理有限公司律师、商标代理人赵明珠

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