专利先用权中“制造相同产品”的含义

专利先用权，也称专利先用权抗辩，规定在《专利法》第69条。根据规定，在专利申请日前已经制造相同产品并且仅在原有范围内继续制造的，不视为侵犯专利权。可见，明确何为“制造相同产品”具有至关重要的作用。

何为“相同”

笔者认为，“相同”应当是指在先制造的产品与专利相同，而不是指在先制造的产品与被控侵权产品相同。换句话说，仅需考虑在先的行为是否为制造专利产品的行为，而不用考虑在先制造产品与被控侵权产品之间的关系。

首先，专利先用权抗辩理应考虑专利技术与先用技术之间的关系，用特定的在先技术使用权来对抗特定的专利技术的限制。其次，在评判侵犯专利权方面，在先制造人仅应在专利权保护范围内受到限制，其在专利权保护范围之外应当是自由的。通过评判专利技术与在先使用技术是否相同的方式有利于避免在先制造人受到专利权保护范围之外的限制。最后，在专利保护范围之外，在先制造人也不应受到自身历史的限制，其有自我发展的自由。

专利先用权抗辩中涉及三种技术或产品，即权利要求的技术X、在先制造产品Y和被控侵权产品Z。为了便于表述，我们用技术特征来表述技术或产品，并假定
权利要求的技术为X=a+b，在先制造的产品为Y=a+b+c，被控侵权的产品为Z=a+b+d。根据上面对“相同”的论述可以得出c与d是否相同不会影响“制造相同产品”的评判结果。

何为“制造”

对于何为“制造”，笔者认为制造产品的过程是一个使产品从无到有的形成过程，而不包括产品形成后发挥产品功能用途的过程。换句话说，利用产品功能用途是“使用”产品而不是“制造”产品。故制造专利产品的行为应当是指从不具备专利的技术特征，或仅具备部分技术特征，到具备全部技术特征的产品的形成过程。

产品具备专利全部技术特征后，再次增加技术特征所形成的另一产品虽然也落入专利的保护范围，但该另一产品的形成过程不再是制造专利产品的过程，而是使用专利产品的过程。正如相关司法解释规定的那样，将侵权的产品作为零部件，制造另一产品的，法院应当认定属于《专利法》第11条规定的使用行为。

不同情形

在以上分析的基础上，笔者分如下情形来讨论“制造相同产品”的适用。

情形一：Y产品的形成过程是a+b+c，Z产品的形成过程是a+b+d。在这种情形下，Y产品和Z产品的形成过程都是制造X产品的过程，符合在先制造相同产品并继续制造的条件。

情形二：Y产品的形成过程是（a+b）+c、Z产品的形成过程是a+b+d，其中“（）”表示括号内的技术特征组合已经形成完毕。在这种情形下，Y产品的形成过程是使用X产品的过程，不是制造X产品的过程，Z产品的形成过程是制造X产品的过程，不符合在先制造相同产品的条件，不能适用
专利先用权抗辩。

情形三：Y产品的形成过程是a+b+c、Z产品的形成过程是（a+b）+d。在这种情形下，Y产品的形成过程是制造X产品的过程，但Z产品的形成过程是使用X产品的过程，不是制造X产品的过程，符合在先制造相同产品的条件但不符合继续制造相同产品的条件。对于这种情形，也许有人认为既然允许在先制造X产品的被控侵权人（或称先用权人）继续制造X产品，也应允许其继续使用X产品。

对此，笔者认为，首先从法律条文是“原有范围内继续制造”而不是“原有范围内继续实施”的措辞选择来看，立法者有意将后续实施行为限于制造行为。其次，出现这种情形的原因往往是先用权人考虑到改由他人提供零部件的方式更为经济并试图通过转让先用权来实现这种目的。而相关司法解释对先用权转让持否定态度。最后，若允许先用权人不通过自己继续制造而通过他人非法制造来获得专利产品的使用，则无疑是允许先用权人鼓励他人制造侵权产品。

情形四：Y产品的形成过程是（a+b）+c、Z产品的形成过程是（a+b）+d。在这种情形下，Y产品和Z产品的形成过程都不是制造X产品的过程，不符合在先制造相同
产品并继续制造的条件。

总之，专利先用权抗辩“制造相同产品”是指在先的行为是否为制造专利产品的行为。在使用专利先用权抗辩时应严格区分“制造”行为与“使用”行为的差别。

作者：恒都律师事务所管理合伙人江锋涛、律师杨存吉