同意书对商标可注册性的影响

作者: 付同杰,铸成律师事务所
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标是区分商品或服务来源的重要标志,显著性是商标的主要特征,注册商标的本质功能在于保护在先权利所有人和相关消费者等市场主体的合法权利。在商标驳回复审案件中,引证商标所有人出具的同意书的法律效力问题,一直是司法实践过程中的热点问题。

付同杰 铸成律师事务所 律师
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同意书通常是指在先注册商标权人出具的同意在后商标注册的书面文件。从法律性质上分析,同意书是一种单方的授权法律行为。同意书一般是在两个商标较为近似的情况下出现,因为如果两个商标商品类别和商标标志差距较大,就不可能出现权利冲突,也就没有同意书存在的必要;如果两个商标相同而且指定商品相同,即使当事人之间存在着商标同意书,那么申请商标也很难获得核准注册。

法院以前不太认可同意书的法律效力,随着中国对外交流的不断深入,知识产权作为私权属性和知识产权权利人应有权处分自身权利的观点越来越为社会所接受,法院逐渐认可同意书作为衡量申请商标可注册性的一个重要因素。

最高院裁定

特别是在最高人民法院(2010)知行字第50号驳回再审申请裁定书中,最高人民法院明确维持了北京市高级人民法院作出的行政判决书,并认为当事人之间关于近似商标的共存协议影响商标可注册性的申请。最高人民法院的说明如下:

最高人民法院经审查认为,本案纠纷的发生有着特定的历史过程,在处理时必须予以充分考虑,以作出公平、合理的裁决。根据查明的事实,“良子”商标为朱国凡、史英建等七人共同创立,按照1997年9月23日签订的集体发展协议,申请注册的“良子”商标本应为全体股东拥有。但朱国凡违反该协议的约定,将“良子”商标注册到自己成立的新疆良子公司名下,导致后续一系列纠纷的发生。为了解决纠纷,划定双方的商标权利,新疆良子公司与济南历下区良子健身总店签订共存协议,其中第四条约定双方均放弃对对方其他带有“良子”字样的商标提出异议或注册不当申请的权利。在共存协议签订时,本案的争议商标已经过初审公告后获准注册,作为协议签订一方的新疆良子公司理应知晓山东良子公司(该公司与济南历下区良子健身总店的法定代表人为史英建)注册争议商标这一事实,在此基础上仍签订共存协议,应视为新疆良子公司同意山东良子公司注册争议商标,因此争议商标受到共存协议第四条的拘束。按照共存协议的约定,济南市历下区良子健身总店放弃了对新疆良子公司注册的引证商标的异议申请,引证商标从而获准注册,然而新疆良子公司法定代表人朱国凡成立的北京良子公司却违反协议约定,向商标评审委员会提出撤销争议商标的申请,以致商标评审委员会撤销争议商标。北京良子公司的上述行为,违反了共存协议的约定和诚实信用原则,而撤销争议商标的结果,显然打破了共存协议约定的利益平衡和多年来形成的市场格局,对山东良子公司明显不公平。二审判决综合考虑上述因素,判决撤销商标评审委员会作出的第6099号裁定并无不妥。北京良子公司关于共存协议第四条“其他带有‘良子’字样的商标”不包括争议商标、二审判决断章取义等主张没有事实和法律依据,不能成立。因此最高人民法院于2011年11月17日裁定驳回了北京良子公司的再审申请。

意思自治

笔者认为,法院之所以认可同意书的法律效力,最根本的原因就是商标权的私权属性。商标授权确权虽然属于行政行为,但是毕竟授予的是民事权利,当事人之间的意思自治应该得到一定的尊重。在先商标所有人同意在后商标获得注册,从本质上讲是对自己私权利行使处分权,这种对自身权利的处分权应该得到一定程度的尊重。只要同意书不违反法律法规的强制性规定,是当事人之间的真实的意思表示,而且没有损害消费者的利益,就应该被认定为合法有效,并作为衡量商标能够获得注册的考量因素。

实践中,法院会依据《商标法》第30条“同他人在同一种商品或者类似商品上已经注册的或者初步审定的商标相同或者近似的”情形作出具体的判断。考虑到同意书已经成为法院衡量商标可注册性的一个重要因素,我们在处理商标案件中,应该认真考虑该问题。如果遇到申请商标被引证商标驳回的情况下,我们应该综合分析双方商标指定商品的类似程度、双方商标的近似程度、双方商标的市场知名度等因素,向客户提供关于同意书的法律意见,以最大程度帮助客户的商标获得注册。

作者:铸成律师事务所律师付同杰

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