商标侵权案件中的通用名称抗辩

在商标侵权诉讼中，被诉侵权人可以涉案商标为通用名称为抗辩理由主张其不构成商标侵权。本文结合吉尼斯世界纪录有限公司诉奇瑞汽车股份有限公司商标侵权一案，探讨商标侵权案件中涉案商标是否构成通用名称的认定要素。

本案原告吉尼斯世界纪录在第35、41类上拥有“吉尼斯”、“吉尼斯世界纪录”、“GUINNESS WORLD RECORDS”多个注册商标（下称“吉尼斯”系列商标）。被告奇瑞汽车自2014年4月10日开始，在其举办的“奇瑞艾瑞泽挑战吉尼斯中国巡演”活动及宣传中大量使用“吉尼斯”系列商标。2015年6月，吉尼斯世界纪录对奇瑞汽车提起了商标侵权及不正当竞争之诉。2017年8月，佛山市中级人民法院作出一审判决，认定被告构成对原告的商标侵权，目前该案件正在二审程序中。

通用名称抗辩

被告奇瑞汽车在一审中以“吉尼斯”系列商标为通用名称进行抗辩，主张其不构成商标侵权。被告主要提交了部分媒体报道作为证据，以期证明“吉尼斯”系列商标通过长期使用，“吉尼斯”与“GUINNESS”已被相关公众认定含有“世界之最”或“世界纪录”的含义而成为通用名称。因此，被告主张“吉尼斯”系列商标作为通用名称，不具有显著性从而不能起到区分服务来源的作用，被告奇瑞汽车不侵犯原告吉尼斯世界纪录的商标专用权。

根据中国《商标法》第11条的规定，仅有本商品通用名称的标志不得作为商标进行注册。同时，任何单位或个人可以依据《商标法》第49条向商标局申请撤销成为核定使用商品通用名称的注册商标。对通用名称如何认定，最高人民法院2010年颁布的《最高人民法院关于审理商标授权确权行政案件若干问题的意见》中有明确说明。

通用名称包括法定的或约定的通用名称两种情形。判断诉争商标是否为通用名称时，首先应当审查其是否属于法定的商品通用名称。在吉尼斯诉奇瑞案中，“吉尼斯”与“GUINNESS”并未被任何法律规定或者国家标准、行业标准规定等规范性文件确定属于通用名称。因此，“吉尼斯”系列商标并不属于法定的商品通用名称。

根据前述最高人民法院《意见》的第7条，相关公众普遍认为某一名称能够指代一类商品的，应当认定该名称为约定俗成的通用名称。被专业工具书、辞典列为商品名称的，可以作为认定约定俗成的通用名称的参考。约定俗成的通用名称一般以全国范围内相关公众的通常认知为判断标准。

换言之，法院对于约定俗成的通用名称如何认定需要主要考虑以下三个因素：（1）相关公众的通常认知；（2）通用名称所使用的地域范围；（3）参考专业工具书、辞典的收录情况。

在吉尼斯诉奇瑞案中，被告奇瑞汽车以通用名称为抗辩理由提交的证据主要为第三方的媒体报道，这些报道主要集中体现了一些社会挑战极限活动中对“吉尼斯”系列商标的不规范使用。被告奇瑞汽车试图以这些报道证明“吉尼斯”与“GUINNESS”具有“世界之最”或“世界记录”的特定含义，从而认定“吉尼斯”与“GUINNESS”为通用名称。

一审法院在判决中，对于争议焦点“吉尼斯”系列商标是否构成通用名称的问题，从以下几个方面进行了考量：（1）关于“吉尼斯”“GUINNESS”是否含有“世界之最”或“世界纪录”等固有含义；（2）关于“吉尼斯”“GUINNESS”是否在使用过程中被赋予了“世界之最”或“世界纪录”等含义；（3）相关公众的认知情况；（4）相关世界纪录认证的实际情况。

结合本案中原告、被告双方提交的证据，一审法院认定本案证据不足以反映“吉尼斯”“GUINNESS”在使用过程中被赋予了“世界之最”或“世界纪录”之含义。

本案评析

通用名称的认定既可以发生在商标授权确权的程序中，也可以发生在商标侵权诉讼中。而在商标侵权诉讼中对涉案商标是否构成通用名称的判定上，法官往往采取更为谨慎的态度。

对于一个已经注册的且有较高知名度的商标，除非事实证明该商标确已成为法定的或约定俗成的通用名称，已完全丧失识别商品或服务来源的作用，否则不应轻易认定为通用名称。

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